Santiago Nadal y Encarna Robles analizan, en el DIARIO LA LEY, la Mala Fe en el registro de una marca: causa de nulidad absoluta de dicha marca.

**Publicado en el Diario La Ley, Nº 9528, Sección Tribuna, 28 de Noviembre de 2019, Wolters Kluwer

Santiago NADAL
Abogado. SN Abogados

Encarna Robles
Abogada. ClarkeModet

El registro de la marca española solicitada de mala fe puede declararse nulo mediante una demanda o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca. A partir de enero de 2023, la nulidad podrá solicitarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por su parte, la nulidad de una Marca de la Unión Europea solicitada de mala fe se lleva a cabo ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

¿QUÉ ES MALA FE EN EL REGISTRO DE UNA MARCA?

El concepto de mala fe no viene delimitado en la ley, por lo que hay que buscarlo en la Jurisprudencia.

Nuestro Tribunal Supremo habla de registro en mala fe en términos generales cuando existe un conocimiento de la titularidad ajena de una marca y se registra a sabiendas de ello. Asimismo, habla de mala fe subjetiva (conciencia de la irregularidad de la solicitud) y mala fe objetiva (la actuación contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas).

Casos concretos de mala fe:

• El más frecuente es el del distribuidor que registra la marca del principal. Se considera siempre que este registro es de mala fe ya que conocía el uso del signo.
• Ex empleado o ex socio de una compañía que registra la marca que venía usando la compañía pero sin haberla registrado.
• Fundadores de una sociedad que son despedidos y crean una sociedad para una actividad similar, con una denominación fonéticamente igual que es la que pretenden registrar como marca.
• Registrar una marca usada por un tercero con fines especulativos, con la voluntad de conseguir un fin ilegítimo, bloqueando un registro para obtener provecho.
• Mala fe por registrar una marca cuando existe una prohibición judicial de usar esa marca.

La STJUE en el asunto Lindt (LA LEY 127382/2019)concretó la existencia de mala fe y señaló que la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores:

• (i)Si el solicitante sabe o debe saber que un tercero usa un signo idéntico o similar (ii) para un producto idéntico o similar (iii) que puede provocar confusión.
• Cuando la intención del solicitante es impedir que un tercero use el signo.

Asimismo, dicha sentencia señaló como presunción del conocimiento de la marca y por tanto, de la existencia de la mala fe en su registro, cuando:

• El signo registrado es signo idéntico o similar,
• El producto es idéntico o similar,
• Puede producirse confusión en el mercado.
• La duración del uso. Cuánto más antiguo sea el uso, mayor será la posibilidad de que el solicitante tuviese conocimiento.

Por otro lado, la jurisprudencia señala que para acreditar la mala fe, no basta que el solicitante sepa (o deba saber) que un tercero usa, desde hace tiempo, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar, sino que hay que tener en cuenta la intención del solicitante al registrar. Y esa intención del solicitante es un elemento subjetivo que ha de decidirse en función de circunstancias objetivas. Por ejemplo, hay mala fe cuando:

• La intención del solicitante es impedir que un tercero comercialice un producto.
• El solicitante registró la marca sin intención de usarla, sólo para impedir la entrada de un tercero en el mercado.

Un factor para apreciar la mala fe del solicitante es que el tercero que use el signo previamente, lo esté usando para un producto idéntico o similar, que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que ese uso sea continuado y desde hace tiempo.

Para apreciar la mala fe del solicitante, se puede tener en cuenta, también, la notoriedad del signo, al momento de solicitar su registro como marca.

La notoriedad podría justificar el interés del solicitante en su protección jurídica.

En definitiva, para apreciar la mala fe del solicitante, se deben tener en cuenta todos los factores que existían en el momento de solicitar el registro. En particular:

• Si el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero usa un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar, que puede dar lugar a confusión.
• La intención del solicitante de impedir que el tercero siga usando el signo.
• El efectivo uso del signo en el comercio, que haga el presunto perjudicado por el registro de mala fe.
• El grado de protección jurídica del que gozan los signos en conflicto.

La Jurisprudencia exige, además, que el solicitante tenga mala fe «objetiva», es decir, debe saber que hay un tercero en el mercado, que usa el signo, con anterioridad al registro por el solicitante de la marca. Este uso ha de ser efectivo.

Un uso efectivo de marca supone la introducción continuada y relativamente trascendente de los productos en el mercado o en su publicidad como preparación seria y bastante del proceso de fabricación o de venta del artículo de marca, excluyéndose utilizaciones meramente internas, económicamente irrelevantes y ocasionales.

No es uso efectivo el uso meramente simulado, aparente o equívoco, realizado no con ánimo de continuidad, sino con el de cumplir un expediente formal.

En este sentido, las exportaciones e importaciones no son uso real y efectivo, en el mercado. Para probar el uso de esa marca debe acreditar su destino: distribución y comercialización en territorio nacional, puntos de venta en que ha tenido lugar.

Tampoco se considera uso efectivo y real el encargo de etiquetas a una entidad gráfica y aquellas actuaciones aisladas que no entrañan uso continuado de la marca, es decir, cuando no se ha acreditado la comercialización de productos con la marca, cuando no se ha probado que el producto llegase al consumidor.

En resumen, para que exista registro de marca con mala fe, el otro signo (al que supuestamente se perjudica) ha de estar siendo usado en el mercado de forma real y efectiva, uso que se debe probar, mediante pruebas claras de la comercialización en el mercado español de productos o servicios, con el signo en cuestión.