HACIA UNA MAYOR PRECISIÓN. STJUE 11 JUNIO 2009 (LINDT / HAUSWIRTH)
En el caso estudiado por la Sentencia Lindt, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares, que podían dar lugar a confusión.
La STJUE Lindt trata varios temas importantes.
Apreciación global de la mala fe en el registro. Circunstancias indiciarias
La mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores:
- Si el solicitante sabe o debe saber que un tercero usa :
- Un signo idéntico o similar
- Para un producto idéntico o similar
- Que puede provocar confusión.
- La intención del solicitante de impedir que dicho tercero use el signo.
- El grado de protección jurídica de los signos en conflicto.
Conocimiento del uso por tercero. Presunciones
Se puede deducir, por presunciones, que el solicitante conocía el uso por un tercero:
- De un signo idéntico o similar,
- Para un producto idéntico o similar,
- Que puede dar lugar a confusión.
Se puede presumir ese conocimiento, si es generalmente conocido el uso por ese tercero, en el sector económico de que se trate.
Presunción de conocimiento, si hay uso duradero
Dicho conocimiento puede deducirse de la duración del uso. Cuánto más antiguo sea el uso, mayor será la posibilidad de que el solicitante tuviese conocimiento.
Importancia de la intención del solicitante
Para acreditar la mala fe, no basta que el solicitante sepa (o deba saber) que un tercero usa, desde hace tiempo, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar.
Hay que tener en cuenta la intención del solicitante, al registrar.
¿Cómo se conoce la intención del solicitante de la marca?
La intención del solicitante es un elemento subjetivo. Pero debe decidirse, en función de circunstancias objetivas.
Por ejemplo, intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede caracterizar la mala fe.
Tal es el caso, si el solicitante registró la marca, sin intención de usarla. Sólo para impedir la entrada de un tercero en el mercado.
Necesario registro de la marca, para su uso
Es necesario que quien registre, lo haga para su uso. En caso contrario, la marca no cumple su función:
- Garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio.
- Distinguir, sin confusión, dicho producto o servicio.
Así lo establece la STJUE 29 Abril 2004 (Henkel/OAMI). Apartado 48.
Pero también debe el tercero probar que la ha usado en el mercado, de forma sistemática y continuada.
Uso largo y “cualificado” de la marca por el tercero
Un factor, para apreciar la mala fe del solicitante es que el tercero que use el signo previamente, lo esté usando:
- Para un producto idéntico o similar
- Que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada.
Y que ese uso sea continuado y desde hace tiempo.
Además, dicho signo debe gozar de “cierto grado de protección jurídica”, según la Sentencia Lindt. Es decir, debe ser notorio.
El registro debe ser leal y con un fin legítimo.
El solicitante no puede beneficiarse de la marca, sólo para competir, de manera desleal, con un competidor que usa un signo que ya tiene cierto grado de protección jurídica.
Ahora bien, el solicitante podría tener un fin legítimo. Por ejemplo: cuando varios productores usan, previamente, en el mercado signos idénticos o similares; para productos idénticos o similares, que pueden dar lugar a confusión.
Tal puede ser el caso, cuando el solicitante:
- Sabe que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación.
- Registra para impedir el uso de dicha presentación.
Registro de mala fe, por monopolio de una forma común en el mercado
La naturaleza de la marca solicitada puede ser también pertinente, para apreciar la mala fe del registro. Ésta podrá apreciarse, si:
- El signo consiste en la forma y presentación del producto.
- La libertad de forma está limitada, por razones técnicas o comerciales.
- El titular de la marca podría impedir:
- El uso de un signo idéntico o similar;
- También la comercialización de productos comparables.
Notoriedad del signo
Para apreciar la mala fe del solicitante, se puede tener en cuenta, también, la notoriedad del signo, al momento de solicitar su registro como marca.
La notoriedad podría justificar el interés del solicitante en su protección jurídica.
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DESARROLLO POSTERIOR DEL CONCEPTO DE MALA FE EN EL REGISTRO DE MARCA
A raíz de la STJUE LINDT / HAUSWIRTH, otras Sentencias comunitarias y españolas han venido desarrollando el concepto de registro de mala fe.
STJUE 27 Junio 2013 (MALAYSIA Dairy / Ankenaevnet Patenter og Varemarker)
La Sentencia responde a cuestiones prejudiciales, planteadas por el Tribunal Supremo de Dinamarca. Entre otras, sobre el concepto de “mala fe” en el Art. 4.4 (g) de la Directiva 2008 / 95 de Aproximación de Legislaciones de Marcas.
La STJUE afirma que, para acreditar que concurre mala fe en el solicitante, procede tomar en consideración todos los factores del caso, y que existían en el momento de solicitar el registro.
La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse, no basta, por sí sola, para acreditar la mala fe.
Interesante Sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante
En la misma línea, Sentencia del Juzgado Mercantil de Alicante de 28 Marzo 2013. Apoyándose en la STJUE Lindt, concreta el concepto de “mala fe”.
Considera que la declaración de mala fe ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético. Apoyándose en Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la Sentencia considera que no cabe afirmar mala fe, por el simple hecho de solicitar el registro de una marca, que pudiera entrar en colisión con otras marcas.
El Juzgado Mercantil deduce que la mala fe deriva de datos y situaciones fácticas anteriores a la solicitud. Como situaciones de registro de una marca con mala fe, se han reseñado:
– La del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular;
– El registro de la marca, sólo con finalidad obstruccionista u obstaculizadora, para evitar que el auténtico propietario pueda registrarlo;
– El registro, para afectar a la posición concurrencial de un tercero … para vaciar el valor y mérito de sus signos distintivos.
En todos estos casos, … existe una situación preexistente …Algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante …
De acuerdo con la STJCE 11 Junio 2009, la Sentencia de Alicante considera que habrá que valorar el conjunto fáctico que rodea esa solicitud. Para comprobar si ese registro es censurable, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque contraría:
– Las funciones propias de la marca. Se registra una marca, sin intención de usarla, únicamente para impedir la entrada de un tercero en el mercado.
– Elementales principios de respeto a lo ajeno, con apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por los demás, contrario a un sistema de competencia basada en los méritos propios.
En tal caso, habría registro de mala fe, si el solicitante puede:
(i) Beneficiarse de los derechos que confiere la marca …
(ii) Con el único fin de competir de manera desleal
(iii) Con un competidor que usa un signo que
(iv) Tiene cierto grado de protección jurídica por méritos propios.
CONCLUSIÓN. MALA FE Y USO POR TERCERO
Para apreciar la mala fe del solicitante, se deben tener en cuenta todos las factores, que existían en el momento de solicitar el registro. En particular:
- Si el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero usa un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar, que puede dar lugar a confusión.
- La intención del solicitante de impedir que el tercero siga usando el signo.
- El efectivo uso del signo en el comercio, que haga el presunto perjudicado por el registro de mala fe.
- El grado de protección jurídica del que gozan los signos en conflicto.
Santiago Nadal
