Nos vienen al Despacho, en estos últimos años,clientes que necesitan contratos de sublicencia de marca o de software / Propiedad Intelectual. Hoy en día, las sublicencias son habituales, en muchos negocios, desde el software, hasta la distribución de ropa o las franquicias de productos de belleza.
Un redactado correcto de estos contratos de sublicencia es clave.
LICENCIANTE
El licenciante del software o de la marca es la figura clave. Suele estar preocupado por proteger sus derechos, como titular de la Marca o la Propiedad Intelectual / Software, y por controlar su uso; y por el pago de sus royalties.
Control durante la vigencia del contrato de sublicencia
Para conseguir estos dos objetivos, los contratos de licencia suelen incluir mecanismos de control y aprobación de las sub-licencias. Este control directo puede ser difícil, porque implica que el licenciante debe:
- Estudiar a -y decidir sobre- los candidatos a sublicenciatarios.
- Asumir la vigilancia posterior del sublicenciatario.
La consecuencia, además, es que el licenciante quedará ligado, en caso de que exija su previa aceptación de cualquier sublicenciatario.
Control previo a la firma del contrato de sublicencia
Otra alternativa es establecer, en el Contrato de Licencia, restricciones previas escritas a la concesión de la sublicencia. Por ejemplo:
- Incluir, en el Contrato de Licencia, las condiciones del Contrato de Sublicencia; o un anexo con el modelo de contrato.
- Establecer la responsabilidad solidaria del licenciado / sublicenciante, por los actos del sublicenciatario.
- Especificar que, en caso de incumplimientos del sublicenciatario, el licenciante podrá actuar contra él directamente.
Para que estas obligaciones / responsabilidades sean efectivas, es aconsejable que el Contrato de Licencia reconozca el derecho del licenciante a comprobar el cumplimiento contractual de los sublicenciatarios.
Sublicencia y competencia
Los licenciantes siempre tienen mucho interés en que sus competidores no dañen en el mercado a sus marcas, software, Propiedad Intelectual; por esto es importante estar seguros de que el licenciatario no otorga una sublicencia a un competidor.
Los contratos de licencia suelen incluir cláusulas que restringen a quién se puede sublicenciar.
Resolución de la Licencia. Consecuencias para la sublicencia
¿Cómo afecta la resolución del Contrato de Licencia a los sub-licenciados?
Dependerá mucho del texto de ambos contratos: de licencia y de sublicencia. Será conveniente dejar clara la situación por escrito; en caso contrario, el licenciante podría tener que enfrentarse a dos situaciones que no le interesan:
- Convertirse, sin querer, en licenciante directo del sublicenciatario; “heredando” la relación.
- Tener que indemnizar al sublicenciatario, por la resolución de la sublicencia.
LICENCIATARIO Y SUBLICENCIANTE
El licenciatario tiene dos “frentes abiertos”: con el licenciante y con el sublicenciatario.
Con el licenciante
Por un lado, conviene al licenciatario que la licencia que recibe y la autorización a sublicenciar sean claras, en cuanto a:
- Objeto de la licencia
- Exclusiva
- Territorio
- Duración
En caso de que la licencia sea de software, interesa al licenciatario dejar claro que puede:
- Hacer copias del software licenciado, adaptarlo, customizarlo, traducirlo, mejorarlo, desarrollarlo …
- Permitir el acceso y uso por sus subcontratistas.
- Mover el software licenciado a otra máquina.
- Migrar a nuevas versiones.
Interesa mucho al licenciatario, también, que el licenciante garantice que la marca o el software o el producto:
- No infringe marcas, patentes o derechos de Propiedad Intelectual;
- No viola secretos empresariales de terceros.
Respecto del sublicenciatario
Por otro lado, el licenciatario ha de tener en cuenta si su Contrato de Licencia le autoriza expresamente a sublicenciar. Le interesa que esa autorización se incluya en el texto del Contrato.
También interesa al licenciatario que esté claro si puede sublicenciar a otras empresas de su grupo.
Por contra, interesa al licenciatario que las prohibiciones de sublicenciar sea claras y específicas.
SUBLICENCIATARIO
La primera preocupación del sublicenciatario es asegurarse de que:
- Los productos o el software le son sub-licenciados por alguien que se los puede sublicenciar; y
- Se los está sublicenciando, dentro de los límites de sus derechos.
El sublicenciatario también debe comprobar que puede cumplir las obligaciones que le impone el sublicenciatario.
En términos generales, conviene al sublicenciatario garantizar la pervivencia de su contrato, aún cuando la relación entre el licenciante y el licenciatario se rompiese.
Santiago Nadal
