Según el Reglamento de Marca Comunitaria (REGLAMENTO (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009) “la marca comunitaria se adquirirá por el registro”. Pero ¿qué sucede si dos marcas acceden al registro mediando identidad o similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios?, ¿no habría necesariamente un riesgo de confusión para el consumidor?
El registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) no garantiza la inexistencia de otra anterior que ocasione tal riesgo. Así, hasta que la marca posterior no se use, el titular anterior podría no detectarlo, perdiendo la posibilidad de oponerse a tiempo a su inscripción, o aún detectando dicho riesgo, el incumplimiento de determinadas formalidades le impediría oponerse.
En este caso, ¿se puede ejercer directamente una acción por violación de marca comunitaria para excluir el uso de esa marca registrada posterior confusionaria, conforme a ese Reglamento (RMC)?
– En nuestro país, no sería posible. Conforme al viejo principio “qui iure suo utilitur, neminem laedit” la jurisprudencia mayoritaria considera lícito el uso de la marca registrada posterior, aún confusionaria. Además, esta jurisprudencia se extiende a nuestros Tribunales de Marca Comunitaria (TMC) en Alicante.
– Aunque el RMC guarda silencio, sí sería posible según concluye el Abogado General en el Asunto C?561/11, FCI (Fédération Cynologique Internationale), cuestión prejudicial por conflicto entre marcas comunitarias registradas pendiente de resolución. ¿En qué se basa esta interpretación ante el silencio?
1) Precedente inmediato: En el ámbito de los dibujos y modelos comunitarios, Asunto C?488/10, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A., S. 16/02/2012, el TJUE ya interpreta la prohibición de uso contra un tercero posterior, como “cualquier tercero”, en base al principio de prioridad registral (ap.39), y riesgo de confusión (ap.52), pues el registro posterior no produce en “los usuarios informados una impresión general distinta”. Aunque el registro de dibujos y modelos no contiene el trámite de oposición u observaciones “ex ante” – que se ha dicho sí existe en el de marca-, se debe evitar el riesgo de confusión por coexistencia marcaria, primando la prioridad registral.
2) Interpretación finalista: Si el principio universal de prioridad registral evita el riesgo de confusión, aún potencial, derivado de la coexistencia de dos marcas, la marca podrá cumplir su función esencial de garantía de origen y diferenciadora. La dilación de la coexistencia marcaria resultaría perniciosa y además prolongadada para el actor, obligado a una solicitud de nulidad ante la OAMI, que puede exigir de hasta dos recursos que de ser desestimados, obligan a recurrir al Tribunal General y, en su caso, en casación al TJUE.
3) Interpretación gramatical: el art.9.1 RMC refiere a “cualquier tercero”.
4) Interpretación sistemática y lógica: El art.54 RMC “sensu contrario”, regulador de la caducidad por tolerancia, otorgaría plena autonomía a la acción por violación de marca comunitaria que, como es lógico, no puede quedar desvirtuada.
De pronunciarse el TJUE en el mismo sentido, ¿cuáles serían las principales consecuencias?
1º) Un nuevo escenario procesal con plena viabilidad del ejercicio de la acción por violación de marca comunitaria contra una marca comunitaria registrada posterior confusionaria, sin necesidad de solicitar previamente a la OAMI su anulación y/o caducidad por el actor. En este punto, debido al reparto de competencias (art.96 RMC), entre la OAMI y los TMC, el actor se encontraba en una posición significativamente desigual en este proceso judicial frente al demandado.
2º) La prioridad registral como criterio de resolución del conflicto entre marcas comunitarias registradas: protección absoluta de la anterior.
3º) Es lógico que la prioridad resuelva conflicto registral entre marca comunitaria anterior y marca nacional posterior, por otra parte, dado el carácter unitario de la marca comunitaria. La marca nacional posterior perdería su “inmunidad registral inicial” en algunos Estados Miembros (posible cambio jurisprudencial en los TMC de España).
Comentario final: ¿qué sucede con la marca registrada posterior?
De instaurarse este criterio, cabría pensar en una cierta desprotección, pero su titular siempre puede defenderse planteando un demanda reconvencional por nulidad o caducidad de la marca anterior; o invocar la “caducidad por tolerancia” de la marca anterior, pues no se le impidió el uso de la marca registrada posterior durante 5 años, ganando su “inmunidad registral”.
Pero, si esta estrategia no funciona, ¿qué pasa con el tercero registral que ha usado, promocionado y publicitado su marca posterior en esos 5 largos años confiando legítimamente en el registro, cuando el titular registral anterior nunca se opuso ni solicitó su anulación?, ¿no podría el titular registral anterior con ese amplio margen para no usar su propia marca expulsarle del mercado precisamente cuando más le convenga?. La repuesta a ese “juego confusionario” habría que encontrarla en la normativa nacional de Competencia Desleal.
Jaime León Garrigosa
