La marca es el signo que sirve para identificar los servicios o productos de un empresario respecto a los de otro.
Imaginemos un par de supuestos en que un empresario registra la marca bajo la que designa sus productos.
Supuestos ficticios
Por un lado, el Sr. Sete Moreno, empresario cántabro que comercializa cremas bronceadoras, proveniente de una importante familia, con una gran tradición en el sector de las cremas bronceadoras, y actuando su empresa básicamente en Cantabria. Registra la marca Sete Moreno el año 2003. Elige dicha denominación, como es obvio, por su nombre y apellido. No es una gran demostración de creatividad, pero a él siempre le ha gustado su nombre.
Por otro lado, el Sr. Carlos Moreno, empresario valenciano, sin parentesco con el anterior, se dedica a la comercialización de cremas antiarrugas, básicamente en la Comunidad Valenciana. Registra la marca como Siete Moreno, el año 2005. Elige dicha denominación porqué el fue el séptimo hermano de la familia Moreno, y siempre le ha gustado reivindicarlo.
El Sr. Sete Moreno demanda al Sr. Carlos Moreno, solicitando la nulidad de su marca por haberla registrado, a su entender, de mala fe; y solicitando la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
Antigua orientación jurisprudencial
La jurisprudencia ha venido entendiendo que no hay posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios, si la marca utilizada por el demandado estaba amparada por un derecho legalmente concedido, es decir, ha existido una solicitud ante el Registro y se ha concedido efectivamente.
Sin embargo, si se declara la nulidad de la marca por entender que existió mala fe en el registro, en este caso sí que cabe la indemnización por daños y perjuicios, pues al ser anulada, la marca es como si nunca hubiera existido y, por tanto, nunca ha tenido efectos jurídicos.
Es decir, si se decreta la nulidad de una marca por mala fe en el registro, la jurisprudencia venía entendiendo que cabía indemnización.
Por el contrario, si se decreta la nulidad de una marca por riesgo de confusión o asociación con otra marca, sin entender que haya habido mala fe en el registro, no cabe la indemnización, pues mientras ha girado en el mercado, lo ha hecho amparada por un derecho de exclusiva concedido según los cauces legales.
Simplemente, posteriormente el tribunal entiende que los criterios utilizados no son correctos y entiende que las marcas colisionan y son confusorias.
¿Nueva corriente jurisprudencial?
En el último año, dicha corriente jurisprudencial ha sufrido una importante novedad, pues contrariamente a lo que se venía sosteniendo, ahora también se entiende que cabe la indemnización por daños y perjuicios aunque no se haya registrado la marca con mala fe.
Debemos aclarar que, de momento, solo nos constan las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de Abril de 2012 y de 29 de Junio de 2012. Sin embargo, la ruptura con la corriente anterior es suficientemente importante como para considerar que podemos encontrarnos ante una nueva corriente jurisprudencial.
Es decir, dicha corriente dice, en síntesis, que aunque se registre una marca de buena fe, si posteriormente se entiende que debe ser anulada por ser confusoria con otra marca anterior, se puede solicitar la indemnización correspondiente.
Aplicación a los supuestos ficticios
Teniendo en cuenta lo anterior, para conseguir una indemnización, el Sr. Sete Moreno ya no necesitara demandar al señor Carlos Moreno por haber realizado el registro de mala fe, bastando con fundamentar la demanda en la existencia de mera confusión y asociación en el mercado entre ambas marcas.
Pero, a su vez, si el señor Carlos Moreno no ha tenido nunca mala fe en el registro, y las razones que le han llevado a solicitar tal marca son las expuestas ¿es justo que deba abonar una indemnización? Mas si se tiene en cuenta que siempre ha actuado según la legalidad y con un titulo legitimo.
Dudas abiertas
¿Pero no estaba yo amparado por el registro de mi marca?
¿Qué culpa tengo yo de que ahora el juez no comparta los criterios de la OEPM?
Bien de acuerdo, me anuláis la marca y la pierdo, ¿pero encima debo pagar una indemnización?
¿Estaríamos hablando de una indemnización aun habiendo actuado “de buena fe”? Nótese el tono irónico.
Como se puede ver, la línea es difusa y difícil de prever, ¿Cuándo cabrá y cuando no indemnización?
Estaremos atentos a las novedades que se produzcan, para ver hacia dónde se va orientando esta cuestión. Los comentarios y aportaciones al respecto son bienvenidos.
Jordi Farré
