Varias decisiones recientes, en Europa y en Japón, han sido favorables a conocidas marcas de coches de lujo.
FERRARI SALVA SU MARCA TESTAROSSA EN LA UNIÓN EUROPEA
Interesante Sentencia del Tribunal de Justicia TJUE 22 Octubre 2020, que “salva” la Marca “TESTAROSSA” de FERRARI. No admite su caducidad por falta de uso.
EL TJUE reconoce que el uso que hizo FERRARI de su Marca “TESTAROSSA”, en repuestos, servicios de postventa y venta de coches usados, es uso de la marca. Por tanto, no cabe caducarla por falta de uso.
LA MARCA TESTAROSSA
FERRARI tiene registrada la Marca “TESTAROSSA”, en Alemania, para Clase 12: vehículos y piezas de recambio, desde 1987.
La marca fue caducada por los tribunales de Düsseldorf, por falta de uso. FERRARI apeló contra la caducidad.
FERRARI alegó que había usado la marca, para vender coches deportivos de lujo y piezas de recambio y accesorios. Además, había revendido vehículos de segunda mano y tenía servicios de mantenimiento. Las ventas y servicios de FERRARI habían sido en Suiza.
El tribunal de apelación alemán planteó varias cuestiones preliminares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE. Éste responde en su Sentencia de 20 Octubre 2020.
EL TJUE DICE QUE NO HAY CADUCIDAD DE MARCA, PORQUE SE USÓ
Piezas de recambio. Productos relacionados con la marca
El Tribunal analiza si la venta de piezas de recambio es “uso efectivo” de una marca, si ese uso es apropiado para mantener o crear cuota de mercado para los productos protegidos por la marca.
Afirma que el uso de la marca, en relación con productos que ya habían sido comercializados previamente, puede ser uso genuino, si ese uso es para:
- Piezas de recambio de esos productos; o para
- Bienes que tengan relación directa con aquéllos.
En el caso, el TJUE considera que el uso de la marca “TESTAROSSA”, para recambios de vehículos “TESTAROSSA” ya vendidos, puede considerarse uso efectivo, para los vehículos en sí.
Servicios de postventa
El TJUE considera que hay uso genuino de la marca, en la prestación de servicios de postventa, para productos comercializados con la marca. Los servicios destinados a bienes ya comercializados, pueden ser uso genuino, igual que el uso para piezas de recambio de los vehículos ya comercializados.
Si Ferrari presta servicios de mantenimiento o reparación de los “TESTAROSSA” bajo esta marca, este uso puede ser uso genuino también para los vehículos.
Reventa de vehículos
También la reventa de dichos vehículos es uso genuino de la marca. Dice el Tribunal que, si la marca se usó, en la reventa, para probar el origen comercial de los productos, dicho uso es genuino, aunque los productos hubieran sido comercializados previamente.
El agotamiento del derecho de marca no implica que el titular no pueda volver a utilizar la marca para productos que él ya había comercializado.
Uso específico para vehículos de lujo
El Tribunal considera que usar la marca sólo para deportivos de lujo se puede entender como uso para todo tipo de coches. No son una categoría independiente, para el TJUE. Pueden utilizarse, como cualquier otro coche, para el transporte por carretera de personas.
El Tribunal considera que el uso en Suiza puede considerarse uso en la Unión Europea, en base a la reciprocidad contenida en el Convenio sobre Propiedad Intelectual entre Alemania y Suiza.
¿USAR LA MARCA EN UNOS PRODUCTOS “CURA” SU USO PARA TODOS LOS DE LA MARCA EN QUE SE REGISTRÓ?
El Tribunal concluye que una marca ha sido usada por su propietario, si revende repuestos o productos de segunda mano, puestos en el mercado bajo dicha marca. Ese uso se extiende a todos los productos de la categoría para la que se registró, aunque haya sido usada sólo para algunos, salvo si está claro que el consumidor que desea adquirir esos productos concretos los percibe como una categoría diferente.
Santiago Nadal
