Recientes sentencias del Tribunal General de la Unión Europea han decidido sobre nuevos registros de dos conocidos juegos, como Propiedad Industrial. Me refiero al registro de las piezas de LEGO como Diseño y a los intentos de HASBRO de volver a registrar la Marca MONOPOLY, que ya había registrado antes.

PEDIR UNA MARCA “MONOPOLY” REPETIDAMENTE ES REGISTRO DE MALA FE, DICE EL TGUE

Interesante Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, sobre registro de marca de mala fe. Extiende el concepto de “mala fe” en la solicitud de marca.

HASBRO es la propietaria del juego MONOPOLY. Tiene una serie de marcas MONOPOLY. En 2010, presentó otra marca MONOPOLY, que incluía productos ya cubiertos por la marcas anteriores.

NUEVO REGISTRO DE MARCA YA REGISTRADA PERO NO USADA

KREATIVNI DOGADAJI solicitó su cancelación, por registro de mala fe: era una mera nueva petición de una marca no usada, y que podía ser anulada por falta de uso.

La EUIPO estuvo de acuerdo con KREATIVNI. Anuló la marca porque “HASBRO” la había registrado, porque no podía probar que usaba sus marcas anteriores: por tanto, éstas podían ser anuladas por falta de uso. La consecuencia es que ese nuevo registro se hizo de mala fe.

HASBRO recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea TGUE.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General ha ratificado la decisión de la EUIPO. Estuvo de acuerdo en que la solicitud de 2010 se hizo de mala fe y desestimó el Recurso de HASBRO.

El Tribunal argumenta que la repetición de un registro de marca, para evitar las consecuencias de la no utilización de marcas anteriores, puede ser un caso de registro de mala fe.

El TG considera irrelevante que el solicitante, en la práctica, obtuviera una ventaja por su registro repetitivo o causara daños y perjuicios a un tercero. En cambio el titular de la marca debe dar explicaciones plausibles sobre los objetivos y lógica comercial de la solicitud. HASBRO no las dió, según el Tribunal.

Por tanto, la estrategia de presentación repetitiva de marcas, desarrollada por HASBRO, podría considerarse un abuso de Derecho; y el registro de la marca repetitiva es nulo.

SE AMPLÍA EL CONCEPTO DE REGISTRO MARCARIO DE MALA FE 

Los tribunales europeos vienen aplicando el concepto de mala fe a distintos registros de una marca. El concepto es más amplio que la mera solicitud de signos de terceros, para productos idénticos o similares. También puede haber mala fe,  si el registro:

  • No tiene lógica comercial.
  • Pretende socavar la posición de terceros
  • Busca usar la marca más allá de su función.
  • Se hace, para evitar la nulidad de unos derechos de autor.

La decisión del Monopoly amplía esta línea de casos al abordar la legalidad de la presentación repetida de marcas anteriores.

Santiago Nadal