Interesante Sentencia del Tribunal Supremo Federal suizo de 7 Septiembre 2021, que anula la Marca tridimensional NESPRESSO, que protegía a sus famosas cápsulas en Suiza. No nos afecta directamente, pero sigue la línea reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de limitación de las marcas tridimensionales, cuya forma (registrada como marca) pueda tener una «aplicación técnica».
NESTLÉ inventó, en los años 70, una máquina de cafés individuales, llamada “NESPRESSO”; en la máquina se inserta una cápsula cerrada herméticamente, que contiene una dosis de café en grano.
Protección de la cápsula NESPRESSO como Marca tridimensional en Suiza
La máquina y la cápsula de NESPRESSO estuvieron protegidas por patentes, hasta que expiraron. Entonces, como defensa, NESTLÉ registró una marca figurativa para su cápsula de café en Suiza en 2000. La registró en Clase 30: café, extractos de café y preparaciones de café. Fue inscrita, en base a que la forma tenía “distintividad” por su uso en el comercio. Era conocida y asociada a NESPRESSO por los consumidores: “distintividad adquirida”.
Demanda contra un imitador de la forma de las cápsulas. ¿Esta forma es protegible como marca tridimensional?
ETHICAL COFFEE COMPANY desarrolló unas cápsulas biodegradables de café, compatibles con el sistema de las cafeteras de Nespresso.
NESTLÉ demandó a ETHICAL COFFEE, en Suiza, por infracción de su Marca tridimensional registrada. Ésta reconvino, alegando falta de distintividad de la cápsula, como marca. La forma de la cápsula de café tiene una función técnica, luego no sirve para “distinguir” el producto de otros similares.
El tribunal de instancia anuló la marca. Consideró que NESTLÉ no había probado que los consumidores perciban la forma de sus cápsulas como relacionada con su origen comercial en NESTLÉ / NESPRESSO.
NESTLÉ recurrió la Sentencia de Instancia. Finalmente, el Tribunal Supremo Federal suizo ha confirmado la Sentencia.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SUIZO
¿FALTA DE DISTINTIVIDAD DE LA MARCA?
La normativa suiza sobre marcas, igual que la de la Unión Europea (y la española) ordena la nulidad absoluta de las marcas que no sean “distintivas”: que no sirvan para “distinguir” en el mercado los productos / servicios a los que se aplique la marca, de otros productos / servicios similares.
Dichas normas permiten el registro de marcas tridimensionales, pero sólo si son “distintivas” (como cualquier otra marca). Se considera que no son “distintivas” las marcas tridimensionales, cuya forma es “técnicamente necesaria”, para que el producto funcione.
En este caso, la discusión se centró en si la forma de las cápsulas era “distintiva”, como sostenía NESTLÉ; o no lo era, porque era una forma “necesaria” para usarse en una cafetera para cápsulas, como sostenía ETHICAL COFFEE. Si era una forma “necesaria”, no podía tener carácter distintivo y, por tanto, no puede registrarse como marca.
LA FORMA DE LAS CÁPSULAS ES “TÉCNICAMENTE NECESARIA”
El Tribunal sostiene que una forma es “técnicamente necesaria”, si no hay soluciones alternativas a dicha forma. Entiende que éste es el caso de las cápsulas de NESPRESSO.
Una alternativa, debe: (1) Ser equivalente; y (2) No implicar costes de fabricación más altos.
La Sentencia examina las cápsulas para máquinas de café, alternativas, que hay en el mercado. Estas otras cápsulas tienen, según el Tribunal Supremo, desventajas frente a las cápsulas NESPRESSO: mayor coste de fabricación, menos café por cápsula, mayor riesgo de que la cápsula se quede enganchada en la máquina de café. Luego no son alternativas válidas a la cápsula NESPRESSO.
SI LA FORMA ES “NECESARIA”, NO PUEDE SER DISTINTIVA
En consecuencia, el Tribunal considera que la forma de la Marca tridimensional NESPRESSO es “técnicamente necesaria”, para usarse en una máquina de café NESPRESSO. Si es “necesaria”; la forma no puede ser “distintiva” y, por tanto, no puede ser Marca.
Una Marca ha de ser “distintiva”. Y la Marca tridimensional de la cápsula NESPRESSO no es “distintiva”, por lo dicho anteriormente. Concluye el Tribunal Supremo suizo ratificando la decisión de instancia de anular la Marca tridimensional de NESPRESSO de NESTLÉ, por falta de distintividad.
Santiago Nadal
