Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 26 Octubre 2021, sobre el uso de la Marca ZARA en la publicidad de un tercero.

BUONGIORNO MYALERT ofrece servicios de descargas de contenidos de entretenimiento, para teléfonos móviles, con la denominación “Club Blinko”. Lanzó una campaña de publicidad on-line, en que sorteaba una tarjeta regalo de ZARA de 1000 €. Se accedía al sorteo, mediante un banner con el signo ZARA, insertado webs, Facebook y Hotmail.

INDITEX, titular de las marcas «ZARA» demandó a BUONGIORNO, por infracción de su Marca «ZARA», al usarla en sus campañas publicitarias; y por competencia desleal. La demanda fue desestimada en Primera Instancia y Apelación, e INDITEX recurrió ante el Tribunal Supremo.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo rechaza el Recurso de INDITEX. Razona que el uso, por BUONGIORNO, de la Marca «ZARA» de INDITEX es un uso lícito, legítimo, a pesar de que la Marza «ZARA» sea renombrada. Se trataría de un mero «uso descriptivo» de la Marca, permitido por el Art. 37 de la Ley de Marcas.

La Sentencia del Alto Tribunal ratifica el razonamiento del Juzgado Mercantil (y de la Audiencia Provincial) de que el uso realizado por BUONGIORNO no afectaba a las funciones distintivas de la Marza «ZARA», es decir no producía confusión entre los consumidores ni en el mercado. Este uso tampoco lesionó la notoriedad de la Marca «ZARA», ni supuso aprovechamiento indebido de su reputación.

El Tribunal Supremo aclara que la conducta de BUONGIORNO podría haber infringido la Marca «ZARA», si se hubiera probado que el uso de dicha Marca:

  • Implicaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o
  • Perjudicaba su notoriedad o carácter distintivo o notoriedad.

Sin embargo, según la Sentencia, BUONGIORNO no usó la Marca «ZARA», para ofertar productos o servicios. Sólo lo hizo, para «ilustrar uno de los premios del sorteo»; era un uso meramente «descriptivo».

Por tanto, fue un uso lícito / «fair use» de la Marca «ZARA», y no supuso su infracción.

Santiago Nadal