La Ley de Marcas española introduce el Arbitraje, como un camino, para solucionar las controversias surgidas en el registro de una marca.

I.- EL ARBITRAJE, MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En los Arbitrajes, las partes renuncian a que un Juzgado resuelva sus diferencias y las someten a un Árbitro: una persona de su confianza o una institución arbitral, como el Tribunal Arbitral de Barcelona.

En España, la Ley de Arbitraje permite que se sometan a Arbitraje todas las cuestiones de libre disposición. Excluye, por tanto, las materias de Derecho público: no disponibles. Por tanto, en principio, las disputas sobre el registro de una marca quedarían excluidas del Arbitraje.

El Arbitraje parece contradictorio con el sistema de concesión de marcas, que depende de la Administración: la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Pero las ventajas del Arbitraje -rapidez o especialización de los Árbitros- aconsejan su uso.

II.- EL ARBITRAJE EN LA LEY DE MARCAS

El procedimiento previsto se contiene en el Art. 28 de la Ley de Marcas.

1.- Objeto del Arbitraje: Art. 28. 1 y 2

(i) Pueden someterse a Arbitraje las controversias sobre el registro de la marca. Sólo sobre prohibiciones relativas: Arts. 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.

(ii) No cabe Arbitraje, sobre defectos formales ni prohibiciones absolutas de registro; ni en los casos en que las marcas o nombres comerciales son idénticos. Arts. 6.1.a y 7.1.a de la Ley de Marcas.

Por un lado, pues, las prohibiciones relativas no serán examinadas de oficio por la OEPM; entre ellas, la prohibición relativa de registro de marcas idénticas (Arts. 6.1.a y 7.1.a). No se considera que sea una cuestión de Orden Público y los titulares de esas marcas idénticas se opondrán al registro, si quieren

En cambio, la Ley excluye el Arbitraje, sobre registro de marcas idénticas, porque es una cuestión de Orden Público: es una prohibición absoluta de los Arts. 6.1.a y 7.1.a.

(iii) Tampoco cabe Arbitraje, si alguna de las cuestiones a decidir, previstas en los Arts. 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la Ley de Marcas está inseparablemente unida a las prohibiciones absolutas del Art. 5.

(iv) Los interesados puedan someter a Arbitraje cuantas cuestiones estimen convenientes, siempre que sean de su libre disposición, ex Art. 2 Ley de Arbitraje.

2.- Ámbito subjetivo: Art. 28. 3

Han de ser parte del convenio arbitral, además del solicitante de la marca:

  • Los titulares de la marca, que se hubieran opuesto al registro.
  • Los licenciatarios. Han de ser exclusivos, y con la licencia inscrita en la OEPM.
  • Las otras partes en el Procedimiento Administrativo de oposición al registro.

Sólo podrán oponerse al Arbitraje sobre el registro de marca los licenciatarios exclusivos y con licencia inscrita. Es, pues, aún más necesaria la inscripción de las licencias exclusivas. Si los terceros interesados, han interpuesto Recurso de Alzada sobre el registro, necesariamente deben ser parte en el convenio arbitral.

3.- Momento de la formalización del convenio arbitral y notificación: Art. 28. 4

El convenio arbitral debe ser notificado a la OEPM, por todos los interesados, cuando acabe el procedimiento administrativo de registro de la marca; pero antes de que gane firmeza el acto administrativo.

4.- Efectos del convenio arbitral sobre los recursos administrativos: Art. 28. 5

(i) Suscrito el convenio arbitral, no cabe Recurso Administrativo sobre la cuestión sometida a Arbitraje.

(ii) Si se ha interpuesto Recurso de Alzada y después se formaliza un convenio arbitral, se tendrá por desistido el Recurso.

(iii) ¿Qué pasa con los Recursos interpuestos por terceros? Si el motivo es uno que puede ser sometido a Arbitraje, ese tercero debe ser parte del convenio arbitral.

5.- Efectos del Laudo Arbitral: Art. 28. 6

El Laudo produce efectos de cosa juzgada. Art. 37 de la Ley de Arbitraje. La OEPM concederá o denegará la marca, en función del Laudo.

6.- Procedimiento y plazo para comunicar el laudo a la OEPM: Art. 28.7

El Laudo Arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la OEPM en seis meses, desde la recepción de la notificación de formalización del convenio arbitral. Esto impide la extensión del período inicial de seis meses, para el Laudo.

El convenio arbitral debería fijar un calendario preciso, incluyendo los plazos; y la obligación del Árbitro de notificar a la OEPM el Laudo dictado.

III.- CONCLUSIONES

Las ventajas del Arbitraje radican, principalmente, en la rapidez de solución del conflicto y en que la disputa será decidida por un experto. Además, si  se trata de una cuestión internacional, el Arbitraje permite encontrar un “terreno neutral”.

Por último, el Arbitraje puede encomendarse a una Corte de Arbitraje. Por tanto, las partes no necesitan fijar el cauce procedimental, que han de seguir los Árbitros hasta el Laudo. La institución suele tener un reglamento, que será aplicable.

Todas estas cuestiones hacen conveniente la posibilidad de un Arbitraje. Para que los interesados solucionen las controversias, que aparezcan, al registrar una marca.

Santiago Nadal