¿Se pueden arbitrar los litigios sobre Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial (Patentes o Marcas) y Propiedad Intelectual? ¿A pesar de que están muy conectadas con el Orden Público? Además, son materias, en gran parte, sometidas a control administrativo, o la disputa no tiene un origen contractual.
Tradicionalmente, estas materias estaban excluidas del Arbitraje. Pero, cada vez más, son frecuentes los arbitrajes, sobre las mismas, o con incidencia en las mismas.
ARBITRAJE, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL
ARBITRABILIDAD, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL
Arbitrabilidad de materias de libre disposición
La práctica actual también está facilitando los arbitrajes, en cuestiones de Propiedad Industrial: Patentes y Marcas. La Ley de Arbitraje admite la arbitrabilidad de todas las materias de libre disposición. Es más, el Art. 9.6 L.A. establece la máxima flexibilidad, a la hora de aplicar en España los arbitrajes internacionales.
Nada tiene que ver la adscripción de estas materias a tribunales especiales. Esto sólo importa una vez que la controversia se haya de decidir por la jurisdicción. Pero esta normal no impide que la controversia se someta a arbitraje.
¿Arbitraje y Competencia Desleal?
Las controversias sobre Competencia Desleal son más difícilmente arbitrables, porque no se derivan normalmente de un contrato. Pero cabría arbitraje, si se tratase de cuestiones contractuales conexas o las partes se hubiesen sometido voluntariamente, una vez surgido el contencioso.
¿Excepción de Orden Público?
La excepción de Orden Público al arbitraje se ha ido limitando en estas materias. Se consideraba tradicionalmente infranqueable. Pero actualmente, el Orden Publico no se plantea como un límite al arbitraje, sino al poder de decisión del árbitro: éste puede entrar en el asunto pero respetando esos límites.
En cualquier caso, el Orden Público sigue aplicándose en materia de caducidad o nulidad de Marcas y Patentes, en otras cuestiones de registro de Marcas o Patentes, reservadas por Ley a la Administración; o en las cuestiones sometidas a los Tribunales Comunitarios de Marcas.
A veces, la doctrina distingue entre no arbitrabilidad de estas cuestiones, si se plantean como demanda principal, pero podrían arbitrarse, si se plantean como un incidente; o si se le da únicamente eficacia entre las partes.
Para ampliar las posibilidades de arbitraje, se podría permitir que éste decidiese sobre nulidad de registro por prohibiciones relativas, pero no sobre prohibiciones absolutas.
ARBITRAJES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Arbitraje administrativo y Marcas
La Ley de Marcas también abre nuevos campos al arbitraje. Establece un sistema de arbitraje, relacionado con el registro de las mismas.
Una vez la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dicta la concesión (o denegación) inicial del registro solicitado, las partes pueden evitar la vía de los recursos y someterse a arbitraje.
El arbitraje se limita a cuestiones sobre prohibiciones relativas: por existir derechos anteriores de terceros. Pero ni siquiera cabe el arbitraje en caso de “doble identidad”: fonética y gráfica de productos protegidos. La razón es evitar la confusión de los consumidores.
La notificación del convenio arbitral, por las partes a la OEPM, bloquea la via del recurso. Un escollo importante es que el convenio arbitral debe ser firmado, no solo por las partes, sino por sus licenciatarios exclusivos y por anteriores titulares que se hubiesen opuesto al registro.
Otro escollo adicional son los plazos limitados, en que el convenio arbitral debe notificarse a la OEPM; y el plazo limitadísimo, en que debe informarse a la OEPM del laudo denegatorio.
Arbitraje y Patentes
La Ley de Patentes también permite los arbitrajes, sobre cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del ejercicio de derechos sobre patentes. Pero quedan excluidas las cuestiones sobre los procedimientos de concesión y oposición sobre la patente.
ARBITRAJE SOBRE CONTRATOS Y COMPETENCIA DESLEAL O PROPIEDAD INDUSTRIAL
Controversias arbitrables
Numerosas normas van abriendo al arbitraje distintas áreas, de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, en materias antes encorsetadas en el Derecho Administrativo o sometidas la Jurisdicción ordinaria.
Diversas sentencias del Tribunal Supremo han declarado arbitrables las controversias patrimoniales vinculadas a derechos indisponibles (como los registros de Patentes y Marcas); o sometidas a normas imperativas como son muchas de las que regulan la Propiedad Industrial.
Las normas sobre Marcas y Patentes permiten que los particulares dispongan de muchos de sus derechos: retirada, modificación, renuncias, transmisión, licencia. Patentes y Marcas tienen una vocación privada, aunque nazcan con intervención pública, con efectos “erga omnes”.
Arbitraje, reconvención y excepción de fondo
El arbitraje, a estos efectos, debería distinguir entre ejercicio de “reconvención” y de “excepción material”. Esta última es una mera defensa en base a la falta de fundamento de la demanda; pero no pretende que se declare la falta de derechos registrales.
En principio, no cabría esa “reconvención”, pues el laudo arbitral se inmiscuiría en el “imperium” de la OEPM, obligándola a cancelar el registro. En cambio, sí cabe plantearlo como “excepción”: el laudo se limitaría a decir que el instante no tiene derecho, en este caso concreto, a que se condene al instado por infracción; y nada más.
Si se plantea en un arbitraje una reconvención de nulidad, el árbitro debería apreciar su propia incompetencia.
CONTRATOS DE SOFTWARE Y ARBITRAJE
Cesiones de uso de software
Los contratos de software más característicos son las cesiones de uso de un programa de ordenador (suelen llamarse licencias; salvo prueba en contrario, no son exclusivas ni transferibles).
Estos contratos, de origen anglosajón y a veces sometidos al Derecho extranjero, pueden tener cláusulas nulas o anulables que los sustraen de los arbitrajes de consumo, y los someten a jurisdicciones determinadas.
Desarrollo conjunto de software
Otros contratos se refieren a desarrollos conjuntos de software: licencias sucesivas de derecho de explotación de productos creados entre varios. En muchos casos, no se trata solo de desarrollo, sino de la posterior distribución del nuevo software creado.
También se puede transmitir un software a través de los contratos de adquisición de empresas.
Arbitrabilidad
Todas estas materias son arbitrables. Por un lado, son de libre disposición, como exige la Ley de Arbitraje. Por otro, esto no es contrario a nuestro Orden Público.
