Tanto en España como en la Unión Europea, las marcas registradas caducan, por falta de uso durante cinco años. Esto es un grave problema, en las marcas pensadas para medicamentos nuevos.
Obtener la autorización de la Unión Europea, para comercializar un nuevo medicamento, puede llevar años.
Por tanto, la marca registrada para ese medicamento, puede incurrir en nulidad, por falta de uso durante cinco años.
En la Unión Europea, muchos productos productos necesitan permisos administrativos, antes de venderse al público. Muy especialmente los medicamentos: necesitan una autorización de la Comisión Europea, para comercializarse en Europa. La obtención del permiso puede retrasar años la venta del medicamento; años en que el titular de la marca no puede usarla en el mercado, para ese producto.
¿Debería adaptarse la Ley de Marcas y el Reglamento de la Marca Comunitaria, para que el período de cinco años, máximo sin utilzar la marca, sólo empezase a contar, desde que se obtiene la autorización de comercialización?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha opuesto, en la Sentencia TJUE de 3 Julio 2019 (Viridis Pharmaceutical / EUIPO).
En 2003, VIRIDIS solicitó el registro de la Marca UE “BOSWELAN” en Clase 5. Al tiempo, inició ensayos clínicos de un medicamento para la esclerosis múltiple. En el marco de los ensayos, distribuyó 400.000 cápsulas con la marca “BOSWELAN” en un hospital.
Diez años después, VIRIDIS seguía sin tener autorización para comercializar el producto. Ni siquiera la había solicitado.
En 2013, HECHT PHARMA presentó Demanda de revocación de la Marca “BOSWELAN”, por falta de uso genuino.
La EUIPO y el Tribunal General de la Unión Europea TGUE acordaron la caducidad de la Marca: no se había usado, de manera genuina, dentro de los cinco años posteriores a su registro.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE ha confirmado las anteriores decisiones.
1.- EL USO TIENE QUE SER GENUINO, PARA EVITAR LA CADUCIDAD DE MARCA POR FALTA DE USO
1.1. ¿Qué es uso genuino?
La Sentencia del TJUE deja claro qué es “uso genuino”. Debe ser uso::
En relación con el destino de los bienes o servicios, para los que se registró la marca.
En relación con terceros: el uso interno, dentro de la empresa, no es “uso genuino”.
Según el TJUE, los ensayos clínicos no son “uso genuino”, en este caso. No son un uso “externo” de la marca. Ese “uso” no está dirigido a identificar el origen del producto, en el mercado. No es posible un “uso genuino”, en esta etapa: está prohibido anunciar medicamentos antes de la autorización de comercialización.
1.2. Preparativos como uso genuino
La Sentencia reconoce que los preparativos para la futura comercialización del medicamento pueden ser considerados como “uso genuino”. Pero sólo si la entrada en el mercado es inminente.
En el caso de la Marca BOSWELAN, su propietario VIRIDIS no probó esa distribución inminente del producto, según el TJUE. Ni siquiera había pedido una autorización de comercialización de la medicina.
1.3. Límite de cinco años, para empezar a usar la marca
VIRIDIS, titular de la Marca BOSWELAN alegó que, en la industria farmacéutica, es insuficiente el límite máximo de cinco años sin usar la marca, para evitar la caducidad por falta de uso.
El Tribunal rechaza el argumento.
La Sentencia considera que el período de gracia de cinco años no depende de la industria ni de los productos. No hay ninguna razón para otorgar tiempo adicional a los propietarios de marcas, en razón de la regulación y control característicos de una industria determinada, como la farmacéutica.
2.- LA PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD NO ES RAZÓN PARA NO USAR LA MARCA
VIRIDIS, titular de la Marca BOSWELAN, también argumentó que no podía usar la marca externamente, porque está prohibida la publicidad antes de tener la autorización para comercializar.
Sería “razón adecuada” para no usar la marca, conforme al Reglamento de la Marca de la Unión Europea.
Por tanto, el período de gracia de cinco años debería suspenderse hasta la autorización de comercialización.
El Tribunal también rechaza este argumento.
VIRIDIS no estaba obligada a solicitar la Marca, ya en 2003, en un momento de “incertidumbre” sobre si el producto podría comercializarse.
Según el Tribunal, el tiempo transcurrido desde el registro, la excesiva duración de los ensayos clínicos y la falta de actividad del titular de la Marca, para acelerar la autorización de comercialización, indican que los ensayos clínicos no son “razón adecuada” para no usar la Marca, en este caso.
Santiago Nadal
