CÓMO PROTEGER EL KNOW HOW DE UNA EMPRESA

Las empresas son, cada vez, más conscientes de la importancia de su “know how”. Especialmente, las empresas medianas. Aportan al mercado una manera de trabajar, de producir, de vender sus productos, que son característicos. Has sido desarrollados durante años de esfuerzos y les diferencia de la competencia. Da valor a la empresa.

Este “know how” se da en los sectores más variados. Ingenierías, empresas de software, laboratorios, clínicas médicas, bibliotecas … Muchos de esos conocimientos no son patentables, ni registrables como propiedad intelectual.

Hay alternativas, para defenderlos, como secretos industriales o comerciales; mediante la fijación y protección de ese “know how”. Otro día hablaremos de cómo hacerlo.

Hoy hablaremos de la “defensa tardía”. Evitar que el empleado se lleve los secretos, a los que ha tenido acceso indiscriminado; o que un competidor “destruya” tu empresa, llevándose deslealmente a tus empleados.

Por un lado, la Ley de Competencia Desleal prohíbe que los empleados se lleven o exploten secretos de la empresa. Pero han de ser secretos protegidos.

Una vía frecuente, para la pérdida de “know-how”, es la salida de empleados cualificados, que se van a otra empresa de la competencia. Esta “transferencia desleal de conocimientos secretos” está prohibida por la Ley.

Otra vía frecuente es la inducción a los empleados de un competidor, para que se vayan a trabajar a la competencia. Esta inducción también puede ser desleal, si les hace infringir deberes contractuales, o se producen “huidas en masa” para eliminar a un competidor.

¿A quién pertenecen las invenciones hechas durante la vigencia de un contrato?

Las invenciones desarrolladas en el ámbito de la empresa se quedan en poder de ésta.

Así, el Art. 15 de la Ley de Patentes establece que pertenecen al empresario las invenciones del trabajador hechas durante la vigencia de su contrato o relación de servicios con la empresa, si son fruto de su actividad de investigación y son objeto de su contrato.

1.- USO DESLEAL DE SECRETOS

El Art. 13 de la Ley de Competencia Desleal, prohíbe divulgar o explotar secretos industriales o  empresariales, tanto si son conocidos legítimamente (con deber de reserva), como ilegítimamente.

No toda divulgación es desleal. Es preciso que se haya hecho para obtener provecho, propio o ajeno, o perjudicar al titular del secreto.

1.1.- ¿Qué es secreto industrial o comercial, no transferible / usable?

Es el know-how, los conocimientos, que atesora y protege la empresa. Es la información o técnicas, que no son una exclusiva (no están registradas), pero que la empresa tiene derecho a mantener reservado por su valor competitivo. Secreto industrial o comercial es el conjunto de esos conocimientos, información y contactos de la empresa.

Según la Jurisprudencia, el secreto empresarial es una información: secreta (no conocida generalmente, ni accesible al público general), con valor comercial y protegida por la empresa, para mantenerla secreta.

1.2.- No todos los conocimientos adquiridos son sólo de la empresa.

La Jurisprudencia reconoce que el empleado puede usar los conocimientos o contactos, que le son propios, cuando tal uso sea justificable en función de su profesión.

Considera que el nuevo uso de conocimientos, adquiridos en la empresa, no supone siempre violación de secretos. Así, no es desleal el uso de conocimientos, que sean indispensables para el  futuro profesional del empleado y es injusto privarle de esta herramienta de trabajo, para su desarrollo.

Así, la Jurisprudencia considera que el listado de clientes no es secreto. Tampoco la relación de proveedores. La coincidencia en clientes, tampoco implica deslealtad, necesariamente; por ejemplo, si se explica por lo limitado del mercado o porque los empleados conocían a las personas a contactar.

2.- FUGA DE TALENTOS

Otra vía frecuente, para la pérdida de “know-how“, es la salida de empleados cualificados, que se van a otra empresa de la competencia. Estas huidas se pueden evitar de dos maneras: en el contrato laboral o (en algunos casos) vía competencia desleal.

2.1.- Contrato laboral: cláusulas de no competencia

El Estatuto de los Trabajadores permite que la empresa acuerde con el empleado un pacto de no competencia, para después de extinguido el contrato de trabajo; pero sólo puede durar 2 años (directivos o técnicos) o 6 meses (trabajadores). Además, el empresario debe tener interés efectivo; y debe pagarse al empleado una compensación específica.

2.2.- Inducción desleal a la infracción contractual y a la terminación de contratos

Aunque no se hubiese pactado en el contrato la prohibición de competencia, están prohibidas ciertas conductas, que inducen al incumplimiento contractual.

(i) La Ley de Competencia Desleal prohíbe la inducción a la infracción contractual. Considera desleal el inducir a trabajadores (o proveedores, clientes u otros obligados), a infringir deberes contractuales básicos.

Es decir, que ciertas “huidas en masa” a una empresa de la competencia son ilícitas, aunque el contrato laboral no tenga una cláusula de no-competencia.

La Jurisprudencia limita esa prohibición. Por ejemplo, la mera oferta no es inducción. De otro modo, las empresas no podrían captar clientela o trabajadores de sus competidores. Además esa inducción debe ser la causa de la terminación.

(ii) No sólo está prohibido inducir al incumplimiento de obligaciones contractuales. Tampoco se puede inducir a romper un contrato, en ciertos casos. La Ley de Competencia Desleal prohíbe inducir a la terminación regular de un contrato, o aprovechar una infracción contractual, si: se pretende difundir o explotar un secreto industrial o empresarial; o va acompañada de engaño, intención de eliminar a un competidor o  circunstancias análogas.

Estas “circunstancias” han sido matizadas por la Jurisprudencia. Por ejemplo, el ofrecer mejores condiciones no es desleal. En cambio, es desleal el uso de medios reprobables (engaño) o el fin perseguido (divulgar/explotar secretos o expulsar un competidor). Por ejemplo, que ex-empleados contacten a clientes de su antigua empresa, sin decir que trabajan en otra; u ofrecer asistencia y pagar la indemnización de quien resuelve un contrato. Evidentemente, en general, actuar con la intención de eliminar a la competencia es también desleal.

Santiago  Nadal