Interesante Sentencia del Tribunal General de la UE de 29 Septiembre 2021 (Univers Agro Eood / EUIPO & Shandong Hengfeng Rubber): nulidad del registro de una Marca de la UE con mala fe. ¿Cómo se sabe si se registró de mala fe? La Sentencia da algunas pistas.
UNIVERS AGRO LTD, una empresa búlgara, registró “AGATE” como marca de la UE en Clase 12: “Neumáticos de automóvil”.
SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC presentó una acción de nulidad, basada en su marca china «AGATE», afirmando que la había utilizado en Bulgaria, para vender neumáticos a través de una empresa llamada OMNIFAK. Esta es la marca comercial de SHANDONG:
La EUIPO canceló la marca, porque registro de mala fe. Las dos marcas eran iguales y los productos muy similares. Según la EUIPO, las pruebas y la cronología probaban que era prácticamente imposible que UNIVERS:
- No supiera que SHANDONG / OMNIFAK usaba el logo “ÁGATE” en Bulgaria.
- Tuviera la intención de usar su marca, no sólo de expulsar a SHANDONG del mercado búlgaro.
UNIVERS recurrió la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea TG UE.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
El Tribunal General dice que la EUIPO tenía bases para presumir que UNIVERS sabía que el logo «AGATE» se usaba en Bulgaria para neumáticos, cuando solicitó la marca. Aunque las pruebas aportadas por SHANDONG solo demostraban el uso de «AGATE» entre 2014 y 2017, la duración del uso es solo uno de los factores a tener en cuenta.
Además, la cantidad de neumáticos «AGATE» de SHANDONG importados en Bulgaria era significativa.
FALTA DE INTENCIÓN DE USO
Según el Tribunal General, la falta de intención de UNIVERS, de usar su Marca «AGATE» se deduce de las circunstancias. La falta de voluntad de uso puede implicar registro de mala fe.
La Sentencia subraya la “sospechosa” rápida defensa por UNIVERS de su nueva Marca «AGATE» después del registro. Estaba muy preparada para atacar a SHANDONG / OMNIFAK; por tanto sabía que éstas usaban el logotipo «AGATE» en Bulgaria. En cambio, UNIVERS no dio ninguna explicación de cómo se enteró de dicho uso.
Además, el Tribunal General concluye que UNIVERS no tenía la intención de utilizar su marca «AGATE», al solicitar su registro. Lo demuestra la falta de pruebas de actividades comerciales, usando su nueva marca.
FALTA DE LÓGICA COMERCIAL EN EL REGISTRO
Según el Tribunal General, un registro de marca “falto de lógica comercial”puede ser un indicio de registro de mala fe.
La Sentencia ratifica la conclusión de la EUIPO de que la solicitud de la Marca «AGATE» de UNIVERS no tenía lógica comercial. UNIVERS no dio explicaciones razonables sobre la ampliación de su actividad comercial: desde el tradicional de los productos agrícolas al sector de los neumáticos.
El Tribunal confirma las conclusiones de la EUIPO de que la intención de UNIVERS era registrar la Marca «AGATE», para aprovecharse del hecho de que SHANDONG no la había protegido en Bulgaria, mercado donde la usaba.
Como resultado, el Tribunal General confirmó la decisión de la EUIPO de anular la Marca «AGATE» de UNIVERS.
Santiago Nadal
