Os ofrecemos la segunda parte del artículo de Mònica López que iniciamos el día de ayer sobre la titularidad de los derechos de la Propiedad Intelectual de las investigaciones realizadas en Universidades y Centros públicos de investigación. Hoy hablaremos sobre una pieza clave: los contratos que regularan esos derechos sobre la Propiedad Intelectual de las investigaciones.
4. Los contratos
En esta materia, y a pesar de que en ocasiones existen, dependiendo de los países, regulaciones que abordan directamente las cuestiones relativas a titularidad de los resultados de la investigación generada en Universidades/CPIs, es conveniente suscribir contratos en los que se regule de forma expresa y clara tales cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual respecto a los mencionados resultados.
4.1. Contratos internos: investigadores / Universidades o Centros Públicos de Investigación
Investigación en horas remuneradas
Los investigadores de las Universidades normalmente ceden los derechos de propiedad intelectual a la institución para/en la que trabajan/investigan en un contrato suscrito con ésta. Y ya hemos visto que aunque no lo cedan expresamente mediante contrato, la mayoría de las veces, la propia legislación aplicable en el país de que se trate contempla expresamente qué sucede con dichos resultados, determinando algunas de estas legislaciones que tales resultados pertenecen a la Universidad o CPI.
Investigación realizada fuera del puesto de trabajo
Las invenciones realizadas por el investigador íntegramente en su tiempo libre no siempre serán titularidad del mencionado investigador, pudiendo ser titularidad de la Universidad.
Así, el elemento determinante para concretar si la referida investigación pertenece o no al investigador, no es el lugar en que se haya generado, en el sentido de si el investigador la ha llevado a cabo dentro de las horas establecidas con la Universidad para desarrollar su trabajo, sino que el elemento determinante será si tal investigación se halla comprendida en el objeto de la investigación/proyecto para la que dicho investigador ha sido contratado por la Universidad, independientemente de que partes de dicha investigación no las realice físicamente en las dependencias de la Universidad o durante las horas de asignación de sus tareas investigadoras. Es decir, o determinante es si el objeto de la investigación de que se trata forma parte del cumplimiento de los deberes que el mencionado investigador tiene asignados en relación con el concreto proyecto de investigación que haya suscrito con la Universidad.
Así, en principio, únicamente respecto a aquellas investigaciones realizadas por el investigador en su tiempo libre, no financiadas por la Universidad y que no tengan nada que ver con el objeto de los proyectos de investigación para los que trabaja con la Universidad, podremos decir que la titularidad corresponde a dicho investigador.
Reparto de beneficios/royalties
El inventor (investigador) debería tener derecho a obtener una parte de los beneficios obtenidos con los resultados de su investigación (participación en royalties o remuneración obtenida con la licencia de que se trate).
No obstante, debe tenerse en cuenta que no todas las legislaciones contemplan expresamente este derecho, y aquellas que lo contemplan no siempre determinan el modo en que debe determinarse dicha participación, por lo que es importante nuevamente que este aspecto quede claramente establecido en las concretas políticas sobre propiedad intelectual de la Universidad/CPI de que se trate y/o en el contrato que el investigador suscriba con la Universidad.
En Estados Unidos, la gran mayoría de políticas sobre Propiedad Intelectual de Universidades/instituciones en Estados Unidos contemplan de modo expreso y detallado dicho derecho, pero no sucede lo mismo respecto a las Universidades/Instituciones del ámbito europeo, si bien es cierto que cada vez la tendencia es la de incluir dichos aspectos.
Debemos ser conscientes de que una política clara respecto a la participación de los investigadores en los beneficios obtenidos con la explotación de los resultados de su investigación es, además de un modo de reconocer su aportación y trabajo realizado respecto a una investigación con la que posteriormente se están obteniendo beneficios para la institución/empresa, etc., un excelente modo de motivar a dichos investigadores a fin de que continúen trabajando en un sector tan valioso para todos como es el de la investigación, la innovación y el conocimiento.
4.2. Consecuencias “internas”
Titularidad y autoría
Es importante que ambos aspectos queden claros desde el inicio de las relaciones, de modo que el investigador y la Universidad/CPI sean conscientes de los respectivos derechos y prerrogativas al respecto.
En relación con la autoría, debe tenerse en cuenta que la mayoría de países, sus legislaciones (leyes de patentes o similares) contemplan el derecho del inventor a constar como tal en la patente, aun a pesar de que en determinados casos no sea el titular de la misma.
El trabajo de las Oficinas de Transferencia de Tecnología
Si bien es cierto que en determinados países la andadura de las Oficinas de Transferencia de Tecnología de Universidades/Instituciones/CPIs es ya larga y duradera, en otros dicha figura es de reciente implantación, quedando todavía un largo camino por recorrer respecto al asesoramiento, gestión, transferencia en relación con los resultados de la investigación generada en sus centros, pero en cualquier caso debe destacarse la importante labor que todas ellas realizan.
Dichas Oficinas de Transferencia de Tecnología cubren un amplio espectro de roles, todos ellos de suma importancia en el proceso de conexión entre la investigación/innovación y el mercado, debiendo destacarse especialmente su rol a la hora de conectar a los diferentes actores involucrados y que no siempre “hablan el mismo idioma”: investigadores – Universidad/Institución/CPI – Mercado
¿Quién es el responsable de abordar las cuestiones relacionadas con patentes y oportunidades de licencia? ¿Quién registra la patente? ¿Quién se encarga de la defensa ante eventuales infracciones?
Normalmente las cuestiones relativas a patentes y oportunidades de licencias son gestionadas por las mencionadas Oficinas de Transferencia de Tecnología de las respectivas Universidades/CPis/Instituciones, contando en ocasiones, por lo que se refiere al asesoramiento sobre los eventuales aspectos legales involucrados, con profesionales externos o con sus propios departamentos legales internos.
En relación con el registro de las eventuales patentes de que se trate, como hemos indicado, a quien corresponde la titularidad dependerá de la concreta regulación del país de que se trate (Investigador o Universidad) y además de los concretos contratos que en su caso se hallan suscrito cuando nos encontramos por ejemplo en temas de cooperación en investigación… En el caso de titularidad correspondiente a la Universidad/CPI/Institución, suele ser su Oficina de Transferencia de Tecnología quien se encarga de gestionar, normalmente trámite un agente de patentes externo, la solicitud y tramitación de las eventuales patentes.
La defensa de las eventuales infracciones corresponde en principio al titular, por lo que cuando la titularidad es de la Universidad/CPI/Institución, normalmente serán también las Oficinas de Transferencia de Tecnología quienes gestionen/coordinen la defensa, con la colaboración de sus departamentos legales internos o con la colaboración de profesionales externos. En ocasiones, las leyes aplicables prevén que la defensa contra eventuales infracciones también pueda realizarla el licenciatario, en el caso de licencias exclusivas.
4.3. Contratos “externos”
Existen diferentes tipos de contratos que pueden suscribirse, desde acuerdos de cooperación con otras instituciones/empresas respecto a investigación conjunta, o financiación de la investigación o parte de ella, a, en relación con la explotación de los resultados de la investigación, contratos de licencia (exclusiva/no exclusiva) o acuerdos de cesión.
¿Quién negocia los acuerdos? ¿Quién contrata?
Normalmente los acuerdos suelen ser negociados por las Oficinas de Transferencia de Tecnología, contando algunas de ellas con el asesoramiento del departamento legal interno que en ocasiones poseen algunas Universidades o CPIs o buscando, en otras ocasiones, dicho asesoramiento legal en fuentes externas.
En aquellos países en los que las Oficinas de Transferencia de Tecnología de Universidades/CPIs aun tienen poca tradición, es habitual que el propio personal de la mencionada Oficina de Transferencia sea quien lidie con la negociación aun a pesar de que en numerosas ocasiones no tienen formación jurídica.
¿Qué puede ser transferido?
Como hemos apuntado anteriormente, dependiendo del país en que nos hallemos y de su legislación aplicable, los resultados de la investigación podrán ser licenciados o incluso cedidos a terceros para su explotación, a cambio de contraprestaciones económicas que pueden abarcar desde el pago de una cantidad inicial más royalties en función de los ingresos que se deriven de la explotación, pago de royalties sin pago de cantidad inicial, cantidad concreta a cambio de la cesión y posibilidad de recuperación de plusvalías, etc. En ocasiones los costes relativos a la solicitud de la patente son previstos en el contrato como costes a ser cubiertos con el retorno obtenido por la licencia, procediéndose posteriormente, una vez dicha cantidad ha sido cubierta, al reparto entre los titulares; titular/investigador.
¿Licencia o cesión de titularidad?
Dependiendo del país y régimen aplicable, nos podremos encontrar con regulaciones que permitan tanto la licencia como la cesión a terceros de los resultados de la investigación generada en Universidades públicas o Centros Públicos de Investigación, como con regulaciones que aboguen por la licencia, pero no por la cesión.
¿Pueden los investigadores/inventores negociar directamente?
La respuesta dependerá de si éstos son o no son los titulares de los resultados de que se trate. Así, en aquellos supuestos en que dichos investigadores/inventores sean los titulares de la Propiedad Intelectual, lógicamente podrán negociar de forma directa, pero no así en aquellos otros supuestos en que como hemos visto, la titularidad de la Propiedad Intelectual corresponde a la institución en la que investigan, aun a pesar de que puedan constar como inventores. En estos casos, la negociación será llevada a cabo por la referida institución (i.e. Universidad/CPI), bien a través de su Oficina de Transferencia de Tecnología, de su Departamento legal o de sus asesores externos.
No obstante lo anterior, es frecuente que los investigadores participen en determinadas fases del proceso negociador, en relación sobre todo con aquellas que se centran en aspectos más técnicos, objeto de la concreta tecnología de que se trate, debido a que suele ser quien mejor la conoce.
5. Retos
En un ámbito tan importante para toda la sociedad, y a todos los niveles, como es el de la I+D+i, es necesario que los investigadores/inventores sean conocedores de qué derechos tienen respecto a la propiedad intelectual que generan y para ello es de vital importancia que además de la eventual existencia de regulaciones de ámbito nacional o supranacional respecto a determinado aspectos, las Universidades/CPIs desarrollen políticas de Propiedad Intelectual claras y efectivas que sean puestas en conocimiento de los investigadores y en las que se contemple la participación de dichos investigadores en el retorno económico que los resultados de su investigación generen.
El gran reto consiste en ser capaces de transformar esos resultados de la investigación en resultados económicos, consiguiendo una situación equilibrada: es decir, salvar el gap existente entre el proceso innovativo y el Mercado, y ser capaces de conseguir la comercialización de la invención/tecnología. Y para conseguirlo, las Oficinas de Transferencia de Tecnología tienen un papel crucial en este escenario.
Mònica López
