Interesante Sentencia del Tribunal Supremo de 27 Enero 2022, sobre la titularidad de una solicitud de patente, que es resultado de un convenio de investigación.
ICMA fabrica y comercializa bombas de calor. Suscribió convenios de “I+D” con la Universidad de Vigo, financiados por ICMA. Ésta compartió un prototipo de bomba de calor, que había desarrollado por su cuenta, con el director del proyecto, por parte de la Universidad, y otros investigadores.
La esposa del director del proyecto ICMA / Universidad constituyó una empresa llamada ECOFOREST, que fabrica y comercializa sistemas de bombas de calor.
ECOFOREST solicitó una patente para un sistema que “colisiona” con el de ICMA. Designó como inventores al director del proyecto ICMA / Universidad y al director de ECOFOREST.
Acabada la vigencia de los contratos de “I+D” ICMA / Universidad, ECOFOREST salió al mercado, comercializando “sus” bombas de calor, en competencia con ICMA.
ICMA demandó a ECOFOREST ante los Juzgados Mercantiles de Pontevedra. Reivindicó la solicitud de patente de ECOFOREST y la acusó de competencia desleal. Los Juzgados Mercantiles rechazaron la Demanda: consideraron que la patente del invento reivindicado era diferente al prototipo desarrollado por ICMA.
ICMA apeló ante la Audiencia de Pontevedra. Ésta desestimó el Recurso, por falta de identidad entre el prototipo desarrollado por ICMA y el sistema reivindicado en la patente de ECOFOREST.
ICMA recurrió en Casación ante el Tribunal Supremo.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha ratificado la posición de los tribunales a quo. Rechaza la reivindicación de la patente por ICMA y las acusaciones de competencia desleal.
¿Reivindicación de la Patente? ¿Identidad entre prototipo creado conjuntamente e invento patentado?
El Tribunal Supremo estudia si la invención de ECOFOREST tuvo su origen en el prototipo de ICMA. Señala que la cuestión relevante es si las características de la invención fueron resultado de la investigación realizada en el marco de los convenios de I+D:
La Sentencia considera que no todas las características técnicas de la invención patentada por ECOFOREST se encontraban en el prototipo producido por la investigación. Solo en este caso, la invención, con todas sus características técnicas, habría sido resultado del trabajo de investigación conjunto ICMA / Universidad.
El Tribunal Supremo consideró que, para que prosperara la demanda, el denunciante debía acreditar que todas y cada una de las características de la invención habían sido concebidas por ICMA en el marco de dichos proyectos de I+D.
El Tribunal entiende que ICMA no ha probado que todas las características técnicas reivindicadas por la patente estuvieran incluidas en la invención patentada por ECOFOREST, y nada más. Por tanto, no se puede atender la reivindicación de la patente por ICMA.
¿Competencia Desleal?
El Tribunal Supremo también rechaza la alegación de competencia desleal.
La Sentencia considera que la implicación del director del proyecto de investigación, como profesor universitario, contribuye inevitablemente a ampliar sus conocimientos.
Aprovechar los resultados de la investigación sería un acto desleal. Pero no lo es que, concluido el proyecto y ejecutado el prototipo resultante de la investigación ICMA / Universidad, el Director del proyecto:
- Desarrollara un sistema diferente con otra empresa
- Utilizando los conocimientos adquiridos en el trabajo de investigación.
La Sentencia reconoce que no es clara la línea divisoria entre aprovechar la investigación y utilizar el conocimiento, que adquiere quien interviene en la investigación, para luego desarrollar otro producto competidor. Aunque concluye que no hubo Competencia Desleal, en este caso. No hubo apropiación indebida del esfuerzo ajeno, sino aprovechamiento lícito de la formación adquirida como resultado de la participación en el grupo de investigación.
Santiago Nadal
