EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (II)

5.  Interpretación sistemática de la ley de arbitraje con la de la legislación especial sobre la propiedad industrial  

Para entender lo que puede ser objeto de arbitraje en la materia que estamos tratando, debemos interpretar sistemáticamente la ley de arbitraje con las varias leyes que juntas regulan los derechos de  propiedad industrial. Me refiero obviamente a las ley de patentes, marcas, diseño, etc..

La Ley de Marcas prevé el recurso al arbitraje en su art. 40 el cual establece: “El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”. La expresión, “ si fuera posible” ha de entenderse, precisamente, en relación con que la controversia recaiga sobre materias de libre disposición para las partes (MERINO MERCHAN)[1].

Siempre en tema de arbitraje, el art. 28.2 Ley  de Marcas dispone que el arbitraje podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1 b), 7.1 b), 8 y 9 y que en ningún caso se pueden someter a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. Por un lado el legislador expresamente indica lo que es arbitrable, de otro rinde las prohibiciones absolutas inarbitrables. De hecho la imposibilidad de someter  a arbitraje disputas sobre prohibiciones absolutas y formales se justifica en relación a los intereses públicos subyacentes a la tutela de estos aspectos respecto a los cuales  la OEPM efectúa un controlo de oficio. El interés y el orden público aparecen con toda su fuerza como limite a la arbitrabilidad de las controversias relativas a derechos de marcas.

En relación con el diseño industrial, señalar que el art. 42.1 Ley Diseño Industrial establece: “Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo. El arbitraje sólo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b, c o d del apartado 2 del artículo 33 de esta Ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta Ley”.

Por lo que ataña la arbitrabilidad en materia de patentes y diseño industrial Viscasillas P. P. estima arbitrables los litigios sobre acciones civiles en defensa de dichos derechos: “ En este sentido puede argumentarse no solo la posible aplicación por analogía del art. 40 LM, sino el hecho de que la propia LM, que prevé expresamente el arbitraje en el mencionado art. 40, establece en su Disposición Adicional Primera que las normas del Titulo XIII LP serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la LM. Allí se prevé el conocimiento por la jurisdicción ordinaria de los litigios derivados de la aplicación de la Ley de Patentes, lo que incluye también las acciones por violación de la patente, a la que también se hace referencia expresa en el art. 62 LP. Resulta claro que las normas del Titulo XIII no establecen ninguna competencia exclusiva en favor de los tribunales ordinarios, que implique el rechazo del arbitraje. En otras palabras, al derivarse de la LM la compatibilidad entre el arbitraje y las normas del Titulo XIII LP, se colige que el arbitraje podrá tener lugar en los mismos términos en los que puede intervenir la jurisdicción ordinaria”.[2]

Lo señalado se refiere a los límites a la arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial que analizaremos más en detalle seguidamente. Ahora, visto que el arbitraje es un procedimiento de resolución de disputas entre privados, todas las controversias que no afectan el orden público o que no conllevan intereses públicos serán arbitrables. Por ejemplo, las cuestiones descendientes de un contrato de licencia son arbitrables y con ellas todas la cuestiones patrimoniales conectadas a los derechos de la propiedad industrial. De hecho, aplicando la Ley de Arbitraje podrán ser sometidas a arbitraje las cuestiones que afectan a la marca, a la patente o a un diseño industrial en cuanto objetos de derecho de propiedad que, siendo en su mayoría de índole contractual, pueden sin problemas quedar sometidos a arbitraje.

6.  la relación entre el arbitraje y la atribución exclusiva a la jurisdicción del Estado

Las leyes especiales que hemos examinado en el apartado anterior, contienen normas que atribuyen la resolución de algunas cuestiones de forma exclusiva a la jurisdicción del Estado. Es decir, existe una atribución imperativa de jurisdicción. De hecho, una parte de la jurisprudencia y de la doctrina afirma que, cuando hay una atribución imperativa y exclusiva a la jurisdicción del Estado, las materias o aspectos de estas reguladas por las mencionadas normas no son arbitrables.

El reglamento de Marca Comunitaria prevé que los Tribunales de marca comunitaria que se establezcan en los Estados miembros tendrán la competencia exclusiva, entre otras, para cualquier acción por violación de una marca comunitaria (art. 92 a). La exclusividad de los Tribunales de Marca – aunque limitada a algunos aspectos – se justifica porque se considera indispensable que el Estado mediante sus Tribunales garantice la eficacia de la marca y consolide la interpretación común en materia de Propiedad Industrial (FERNANDEZ – NOVOA)[3].

De acuerdo con esta interpretación se excluirá la posibilidad de que los litigios sobre los cuales dichos Tribunales tienen competencia exclusiva se sometan a arbitraje. Y lo mismo ocurrirá en relación con las patentes y los dibujos comunitarios.

7. Critica a la no arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial cuando hay atribución exclusiva a la jurisdicción estatal

Una parte notable de la doctrina española e internacional opina que la arbitrabilidad de un asunto no depende de la atribución exclusiva de la materia en cuestión a un tribunal específico. De hecho, “la inmediata exclusión del arbitraje parte de una errónea concepción  que supone considerarlo un órgano jurisdiccional mas. Las reglas de la determinación de la competencia presente en la LEC Española, en el CPC italiano y en el reglamento sobre la marca comunitaria 44/2001 y en el resto de las leyes sobre la propiedad industrial, están pensadas para la distribución de asuntos entre órganos jurisdiccionales y se aplican cuando, y solo cuando, las partes se someten a los órganos del estado, debiendo en estas circunstancias respetar las normas exclusivas que, en su caso, se hayan impuesto, pero no cuando las partes deciden someter su disputa a arbitraje”[4]

8. Otros limites a la arbitrabilidad: las medidas cautelares

a.      Las medidas cautelares en España

En España, la posibilidad de adoptar medidas cautelares ha sido un cuestión históricamente controvertida que ha sido solucionada con la ley de arbitraje de 2003. Así, después de varios años en los cuales venia negada la posibilidad a los árbitros de adoptar medidas cautelares, la ley 60/2003 de arbitraje ha establecido – art. 23 – “Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante.  A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos”.

El reenvío a la anulación y ejecución forzosa de laudos se refiere al reconocimiento por parte de los jueces estatales de la decisión de los árbitros, la cual después podrá ser ejecutada. Por tanto también las resoluciones de los árbitros en relación a las medidas cautelares, demandadas por las partes en el seno del procedimiento arbitral, estarán sujetas al reconocimiento de los jueces ordinarios, siendo por tanto ejecutables del mismo modo que lo es un laudo arbitral.

b.      Las medidas cautelares en Italia

Al contrario, de lo que sucede en el panorama español,  el art. 818 del código procesal civil italiano afirma: “Los árbitros no podrán conceder embargos, ni otras medidas cautelares”. Es decir, en Italia las partes que someten sus controversias a arbitraje, si quieren solicitar una medida cautelar podrán hacerlo única y exclusivamente antes los jueces ordinarios. Aunque la reforma de las normas italianas sobre el arbitraje se remonta al 2006, esa toma de postura sobre un argumento tan debatido a lo largo de los años, parece ir en la dirección contraria a la que van la mayoría de los estados desarrollados.

Hay que subrayar que el arbitraje, como cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos, es eficaz solo si las decisiones que son tomadas por sus árbitros pueden ser posteriormente ejecutadas.

Que las decisiones arbitrales puedan ser ejecutadas significa – en especial – que la partes cumplan con las obligaciones – monetarias o no – resultantes de dichas decisiones. No debe caber la menor duda de que, en muchas instancias, asegurar el cumplimiento de un laudo arbitral requiere proteger, antes de que dicho laudo sea dictado, el posible resultado del arbitraje. La eficacia del arbitraje depende así en muchos casos de la obtención de medidas cautelares por la parte que prevé prevalecer al final de la instancia arbitral. Si el valor pragmático de la “eficacia” constituye un elemento esencial de la definición (filosóficamente pragmática) del arbitraje, es innegable que la existencia de este mecanismo de resolución de controversias depende directamente de la posibilidad de obtener medidas cautelares para proteger su posible resultado. Ello será todavía más importante cuando el arbitraje tenga como objeto controversias sobre los derechos de la propiedad industrial.

La utilidad del litigio depende del mantenimiento en el mercado de la posición que la parte tenía antes de la violación de su derecho  y no después del reconocimiento a posteriori de la infracción, en cuanto, en ese momento el daño causado podría ser irreparable a pesar del laudo favorable. La falta de imperium, que era, y sigue siendo en algunas realidades como Italia, una de las justificaciones a la falta de concesión a los árbitros del poder de dictar medidas cautelares, parece un argumento carente de fundamento. No se entiende porqué  un árbitro puede dictar una decisión vinculante final (el laudo) y no puede dictar decisiones provisionales como las medidas cautelares[5]. Además, si las partes han decidido entregar la competencia a los árbitros, no es conveniente obligarlas a pasar por la jurisdicción ordinaria solo para obtener la concesión de medidas cautelares. Los expuestos, son principios que la UNICITRAL pronuncia desde hace tiempo y que Italia habría podido implementar con la nueva ley sobre el arbitraje.

Como sucede respecto a la atribución exclusiva de la competencia, también respecto a las medidas cautelares, en algunas realidades, se fijan límites a la arbitrabilidad para defender intereses públicos como la capacidad exclusiva del Estado de tomar decisiones vinculantes para sus ciudadanos – soberanía-.