Interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de Septiembre de 2017. El TJUE ha permitido a un fabricante de piezas compatibles con consolas de otra marca el reproducir, en su publicidad, imágenes de los diseños de esas consolas. De paso, ha declarado que un tribunal europeo tiene jurisdicción, para aplicar sus decisiones, fuera de su propio país: en toda la Unión Europea.

PUBLICIDAD DE BIGBEN, CON FOTOS DE PRODUCTOS NINTENDO, SIN PERMISO

NINTENDO es una compañía japonesa de juegos. Crea y comercializa consolas de video-juegos y aparatos para su control. Es titular de numerosos diseños comunitarios; algunos se refieren a accesorios de consolas.

BigBen Francia fabrica aparatos de control remoto, compatibles con consolas de video-juegos. Los vende directamente al público francófono, a través de su web, y al público germano parlante, a través de una subsidiaria en Alemania.

BigBen Francia y Alemania usan imágenes de los aparatos que venden y de las consolas, con las que son compatibles; incluidas las de NINTENDO.

Demanda de NINTENDO contra BigBen, por infracción de sus diseños

NINTENDO demandó a BigBen Francia y BigBen Alemania ante los juzgados alemanes. Alegó infracción de sus diseños comunitarios registrados, porque BigBen usaba imágenes de sus consolas, en su publicidad.

Medidas contra BigBen, por infracción de diseños ajeno

El tribunal alemán consideró que tenía jurisdicción, no sólo respecto de BigBen Alemania, sino también frente a BigBen Francia. Acordó medidas cautelares en toda la Unión Europea, considerándose competente y aplicando la Ley alemana y la francesa.

BigBen France se opuso a las medidas y apeló. Argumentó que los tribunales alemanes no tenían jurisdicción, para otorgar medidas cautelares contra ella en toda la Unión Europea, como se había hecho.

EXTENSIÓN PAN-EUROPEA DE LA JURISDICCIÓN. LEGÍTIMA CITA DE DISEÑO AJENO

El tribunal alemán de apelación planteó varias cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE. Entre otras cosas, preguntó:

¿Puede un tribunal europeo acordar medidas, aplicables en toda la Unión Europea, contra un demandado domiciliado en otro Estado Miembro?

¿Tiene jurisdicción el tribunal frente a una web que está domiciliada en otro país?

¿Puede un tercero usar un diseño comunitario, si quiere vender accesorios de los bienes del titular de un diseño?

Planteó también otras cuestiones, en las que no entraré.

Jurisdicción

El TJUE recuerda que el diseño registrado comunitario tiene carácter unitario. Por tanto, la jurisdicción del juzgado que ve un caso de infracción de un diseño comunitario se extiende a toda la Unión Europea, incluso a demandados que no viven en el Estado del tribunal.

Esta jurisdicción se extiende a cuestiones de fondo, como obtención de información, contabilidad y documentos de los demandados; o fijación de daños y perjuicios. Aunque todas ellas estarían sometidas a la Ley nacional aplicable.

Infracción en una web que no está bajo la jurisdicción del tribunal que enjuicia

El TJUE estudia también el caso de que la infracción se cometa usando una web que está fuera de la jurisdicción del tribunal. El Tribunal considera que el acto ilícito se comete en el país donde ocurre el hecho que causa el daño. En este caso, el lugar donde se activó la oferta de venta online; aunque no sea el lugar donde está localizada la web.

Cuando el demandado es acusado de varias infracciones, en varios Estados de la Unión Europea, el hecho que causa el daño no se ha de referir a cada acto de infracción. Se debe hacer una apreciación de conjunto, para determinar el lugar donde se cometió la infracción original.

Uso de imágenes de productos que son diseños de terceros

El Tribunal parte de la premisa de que el uso, por un tercero, de una imagen en dos dimensiones o un diseño en tres dimensiones puede ser un “acto de reproducción” de un diseño. Por tanto, debe estudiarse si es una infracción del diseño o puede ser incluido entre las “excepciones del derecho de cita”.

La normativa de la Unión Europea permite usar la propiedad intelectual ajena, entre otros casos, al amparo del “derecho de cita”. Según el TJUE, una empresa se está limitando a hacer una “cita”, cuando:

  • Vende bienes que pretende se usen en conexión con productos que corresponden a los diseños comunitarios; y
  • Reproduce la imagen de dichos productos para explicar el uso conjunto con los productos que vende.

Este derecho de cita está sometido a la existencia de tres condiciones, que se han de dar acumuladamente:

(i) Que sea una práctica comercial honesta;

(i) Que no haya un perjuicio indebido a la explotación normal del diseño; y

(iii) Que se mencione el origen.

CONCLUSIONES

Resumiendo, pues, se puede hacer referencia al producto de un tercero, con el que el producto vendido y anunciado es compatible; para que se conozca esa compatibilidad. Igual que pasa con las marcas, por cierto.

Santiago Nadal