INDEMNIZACIÓN «EN TODO CASO». EL “ROYALTY HIPOTÉTICO” EN LA PRÁCTICA
En muchas ocasiones, es difícil probar los daños y perjuicios sufridos. Por este motivo, se establece un sistema, para fijar una indemnización mínima, en el Art. 43.5 de la Ley de Marcas:
- El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
Esta norma “complementaria” está en la línea de la Doctrina Jurisprudencial, que reconoce que, de cualquier infracción de Propiedad Industrial / Propiedad Intelectual, se derivan unos daños y perjuicios “ex re ipsa”.
LOS MATICES DEL «ROYALTY HIPOTÉTICO”
Sin embargo, la Jurisprudencia ha venido teniendo una postura cauta y matizada, ante la indemnización del “royalty hipotético” del 1% de las ventas.
La Jurisprudencia recuerda la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad de daños y perjuicios. Por tanto, es necesario que el ilícito marcario haya ocasionado un daño real y efectivo al titular de la marca.
Por un lado, la STS 31 Mayo 2011 indica que el hecho de que haya situaciones en que la infracción revele, per se, la existencia del daño, sin necesidad de un medio de prueba, no quiere decir que haya una presunción legal que excluya la necesidad de la prueba, en todo caso.
Sin embargo, la posterior STS 19 Febrero 2016 otorgó, como reparación por los perjuicios ocasionados a raíz de una infracción marcaria, una indemnización ex re ipsa, sin necesidad de prueba.
En STS 3 Octubre 2019, nuestro Alto Tribunal vuelve a su línea jurisprudencial anterior. Rechaza aplicar la indemnización el Art. 43.5 de la Ley de Marcas en un caso «en el que la infracción de la marca no conlleva perjuicio para su titular ni beneficio económico para el infractor». Según el Tribunal Supremo, la norma «no introduce una sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida … la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1 % de la cifra de negocios del infractor con los productos ilícitamente marcados».
«ROYALTY HIPOTÉTICO», CUANDO PUEDE HABER DAÑOS Y PERJUICIOS
Así pues, el Art. 43.5 de la Ley de Marcas permite a los titulares de derechos que han sufrido una infracción y un perjuicio, tienen derecho a un resarcimiento económico. Sin embargo, la objetivación de la compensación económica que establece dicho artículo no puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización, incluso si consta que la infracción no pudo ocasionar «perjuicio» alguno al titular de la marca o no produjo beneficio alguno al infractor.
Santiago Nadal
