Una reciente Sentencia de uno de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, hace un interesante análisis del riesgo de confusión entre marcas y del registro de mala fe.
En esta segunda parte, hablaremos de la Nulidad por Registro de Mala fe.
El Art. 51.1.b Ley de Marcas prevé la nulidad del registro de una marca, si se registró de mala fe. Existen dos concepciones de la buena fe. En sentido subjetivo o psicológico: ignorancia de una situación jurídica (el que registra una marca sin saber que existe otra anterior). En sentido objetivo, o estándar de conducta (Art. 7 CC).
La mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero pero exige algo más, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico. También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.
La STS 25.Ene.07 pone el acento en el aspecto subjetivo:
La buena o mala fe que contempla el Art. 48.2 de la Ley de Marcas corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento moralizado de una situación. La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. La mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa productos idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, grafica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Refiriéndose al Art. 51.1.b Ley de Marcas, la STS 23.Nov.10 parece inclinarse por la mala fe objetiva:
La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes.
La STS 22.Jun.11 insiste en el mismo punto de vista, pero sin prescindir del plano subjetivo:
Esa sanción por violación de la buena fe, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible. En ese plano, la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las STS 23.Nov.10 y 30.Jun.09. Está en relación con el Art. 3, 2 de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, aunque sin prescindir del plano subjetivo, en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración.
En el mismo sentido, S TJUE 11.Jun.09, antes citada:
La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, … desde hace tiempo, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.
… Procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe.
Partiendo de esta misma base, la S AP Barcelona 26.Jul.12 dice:
…
3°) Entre los concretos factores a tomar en consideración para apreciar si existe mala fe en el registro se encuentran los siguientes:
A) De carácter subjetivo:
a) El conocimiento del solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Debiendo presumirse el conocimiento cuando la misma pueda resultar de la duración de la utilización o del conocimiento general de la misma en el sector económico de que se trate.
b) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.
B) De carácter objetivo:
a) Cuando posteriormente resulta que el registro como marca se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado.
b) La naturaleza de la marca registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la marca pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables.
c) El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podrá justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.”
No cabe considerar que se ha registrado una marca de mala fe, para aprovecharse del prestigio de otra marca, si ésta carece de dicho prestigio, que debe probarse.
Santiago Nadal
