Tras la transposición de la Directiva europea 2015/2436 por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, se produce una reforma legislativa significativa que, entre otros aspectos, afecta directamente a los procedimientos de nulidad y caducidad de las marcas nacionales.
Previamente a la entrada en vigor de esta reforma, la nulidad y caducidad de marcas ha venido tramitándose ante los tribunales civiles. Sin embargo, a partir del 14 de enero de 2023, estos procedimientos pasarán a ser gestionados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Dejando únicamente la competencia de los tribunales civiles por la vía de la reconvención.
Así pues, la OEPM seguirá un procedimiento similar al que viene tramitándose en casos de nulidad y caducidad de marcas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
En suma, las modificaciones más relevantes en materia de caducidad y nulidad son las siguientes:
- La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá las acciones de nulidad y caducidad, mientras que hasta el momento se venían resolviendo por los Juzgados Mercantiles.
- En todo caso, los Juzgados Mercantiles podrán resolver las acciones de nulidad y caducidad cuando la parte demandada solicite también una condena para el demandante, es decir, por la vía de la reconvención.
- Se suprime la falta de legitimación para ser titular de marca como causa de nulidad o caducidad. Esto significa que cualquier persona física o jurídica, así como las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas, podrán presentar una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca contraria.
- Se admite solicitar la nulidad sobre la base de una o más marcas anteriores (u otros derechos marcarios anteriores) siempre que pertenezcan todos ellos al mismo titular.
- Se regula detalladamente la prueba de uso. El titular de la marca anterior que promueva la acción debe aportar la prueba de que, en plazo de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en conexión con los productos o servicios respecto de los que está registrada y en los que se basa la nulidad, ya sea aportando catálogos, facturas, fotografías y/u otros documentos en los que se pueda discernir una fecha y un uso sobre la marca.
- Mediante la nulidad, se considerará que la marca no ha tenido ningún efecto desde el inicio de ésta. Y en cuanto a la caducidad, esta se retrotrae a la fecha de solicitud de la demanda (salvo que se resuelva de forma expresa en sentencia en otro sentido).
- Se regulan los efectos de la cosa juzgada y cuestiones de litispendencia y prejudicialidad como consecuencia de la competencia compartida entre la OEPM y los Tribunales. En suma, los Tribunales desestimarán toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la OEPM ya se hubiera pronunciado con anterioridad mediante resolución firme sobre una solicitud con el mismo objeto y con la misma causa entre las partes. Del mismo modo, La OEPM no admitirá una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hubiera resuelto entre las mismas partes una demanda con el mismo objeto y esa sentencia ya fuera firme.
- No se admitirá ninguna nulidad que ya se hubiera resuelto ya sea por la vía de la jurisdicción civil como por vía de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Esta reforma y transposición de la Directiva comunitaria, logrará agilizar los trámites de nulidad y caducidad, así como también se brindará de mayor utilidad a la propia OEPM concentrando las acciones y recursos correspondientes, así como ya ocurre en los homólogos ante la EUIPO.
Link al texto legal: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-1776
