Interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE de 28 Octubre 2021 (Ferrari / Mansory Design). El TJUE considera que la publicación del diseño de un producto completo puede ser suficiente para proteger las partes de ese producto como diseño comunitario no registrado.

FERRARI demandó en Alemania a MANSORY DESIGN, empresa que modifica automóviles, por infracción del Diseño Comunitario No Registrado de partes del Ferrari FXX K. MANSORY DESIGN vende kits de “tuning”, para modificar / personalizar Ferraris antiguos; en este caso, su “tuning”  permitía modificar otros Ferrari, para que se parecieran al FXX K. 

FERRARI alegó que ya había informado al público de su nuevo Ferrari FXX K, en un comunicado de prensa, que incluía imágenes del automóvil. Esta publicación de imágenes daba lugar a una doble protección, como Diseño Comunitario No Registrado: para el conjunto del vehículo; y para las partes del coche.

Los tribunales alemanes de instancia rechazaron la Demanda. Porque FERRARI no podía alegar que las partes del Ferrari FXX K estuvieran protegidas como Diseño Comunitario No Registrado. Esto era una extensión arbitraria de la protección: las partes no tenían «autonomía» ni «coherencia de forma». La publicación / publicidad de un producto sólo otorga protección, como Diseño Comunitario No Registrado, para el producto en su conjunto. 

Ferrari apeló al Tribunal Supremo Federal. Éste planteó varias Cuestiones Prejudiciales al TJUE, que las ha resuelto en su Sentencia de 28 Octubre 2021.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

El Tribunal sostiene que el único requisito, para acogerse a la protección por Diseño Comunitario No Registrado, es que el diseño haya sido previamente puesto a disposición del público. Esta regla se aplica al producto en su conjunto ; y a sus partes o componentes. Los diseñadores no están obligados a poner a disposición del público, por separado, cada parte de sus productos para que dichas partes estén protegidas como Diseño Comunitario No Registrado. 

Para garantizar la seguridad jurídica, el TJUE aplica dos criterios adicionales a las partes o componentes, para que puedan considerarse Diseño Comunitario No Registrado protegible separadamente. 

  • El diseño debe tener una apariencia claramente identificable, cuando se ponga a disposición del público. Para que los demás operadores económicos puedan tener la información necesaria, sobre los derechos de terceros. 
  • Si el producto se ha puesto a disposición del público sólo mediante la publicación de imágenes, dichas partes o componentes deben ser «claramente visibles». 

1.- EL DISEÑO DEBE TENER NOVEDAD Y CARÁCTER SINGULAR

El Tribunal considera que los requisitos exigibles a un Diseño Comunitario, registrado o no registrado, son los mismos: novedad y «carácter singular».  Si se dan estas condiciones, además, se exige que los diseños no registrados hayan sido puestos “a disposición” del público. 

La “puesta a disposición” del diseño como un todo puede implicar la “puesta a disposición” de sus partes, si esas partes son claramente identificables. Sin embargo, esto no exige que el diseñador “ponga a disposición” del público las partes o componentes de forma separada. 

En este sentido, la Sentencia dice que el “carácter singular”, exigible de un diseño (registrado o no registrado) según el Reglamento del Diseño Comunitario, no se refiere a que esa parte / componente se haya hecho pública separadamente del conjunto. Sólo quiere decir que debe tener “carácter singular” respecto de diseños anteriores.

2.- EL DISEÑO DEBE SER DE UNA PARTE VISIBLE E INDIVIDUALIZABLE

Para que la apariencia externa de una parte / componente de un producto complejo tenga “carácter singular” separadamente, es necesario que sea una parte visible del producto complejo, definida por unas líneas, contornos, colores, formas o texturas especiales. Su apariencia externa debe ser capaz de producir una impresión de conjunto, por sí misma; no puede estar “perdida” en el conjunto del producto. 

En consecuencia, el Tribunal deja claro que las partes de un conjunto protegido como Diseño Comunitario No Registrado pueden ser también protegidas como sendos diseños no registrados. 
Ahora, los tribunales alemanes deben decidir si se cumplen los anteriores requisitos para considerar que MANSORY DESIGN ha infringido los derechos de FERRARI sobre sus diferentes diseños “parciales” no registrados reivindicados sobre su modelo FXX K.

Santiago Nadal