Una sentencia reciente de los Juzgados Mercantiles de Barcelona ha decretado la nulidad de la marca “THE GREAT GATSBY”. Me ha parecido interesante. Éste es un resumen de lo discutido.
La compañía “G.O. S.L.” era titular de la marca “THE GREAT GATSBY”, en Clase 41: servicios de organización de fiestas y espectáculos, desde 2012. La utilizaba en un restaurante de Barcelona, donde organizaba fiestas ambientadas en los años 20 y en el ambiente glamuroso de la novela del mismo nombre.
“B. S.A.” abrió un restaurante / bar de copas, en la parte alta de Barcelona, llamado “GATSBY BARCELONA” con decoración de los años 20.
“G.O. S.L.” presentó Demanda contra “B S.A.”, por infracción de su marca. Ésta se opuso y reconvino, solicitando la nulidad de la marca de “G.O. S.L.”, por incurrir en las prohibiciones del Art. 5.1.B y 5.1.C de la Ley de Marcas. Consideraba que la marca no tiene carácter distintivo.
NULIDAD DE LA MARCA
La Sentencia del Juzgado Mercantil admite la Reconvención y anula la marca. Entiende que la denominación “THE GREAT GATSBY” se identifica con un tipo de fiesta, inspirada en los años 20. Es decir, identifica las características del servicio que presta … y su época.
¿Carácter Distintivo?
La Sentencia dice que la marca “THE GREAT GATSBY” se identifica con los servicios que pretende distinguir: fiestas ambientadas en los años 20. Por tanto, no tiene carácter distintivo: identifica los servicios, pero no su origen empresarial.
Considera, también, que el consumidor medio no identificaría la marca con el origen empresarial del servicio, sino con el libro o la película “THE GREAT GATSBY”. Por tanto, no cabe esta apropiación del título, restringiendo la competencia: otros restauradores no podrían utilizar esa denominación para fiestas o locales inspirados en la temática de los años 20 que representa “THE GREAT GATSBY”.
¿Propiedad Intelectual?
La Sentencia argumenta, también que la marca registrada “THE GREAT GATSBY” es –además- el título de un libro, que está incorporado al dominio público y ha perdido la protección de la Ley de Propiedad Intelectual. Por tanto, puede ser reproducido.
MARCA, CAPACIDAD DISTINTIVA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Esta Sentencia es interesante, por las dos cuestiones que trata: marca, distintividad y propiedad intelectual.
¿Tiene THE GREAT GATSBY capacidad distintiva para un consumidor?
Por un lado, el carácter descriptivo / distintivo. Esta marca THE GREAT GATSBY … ¿Describe una época y un estilo? Una marca que rememora una época y un estilo de vida …
¿No es distintiva? ¿Hasta el punto que no tiene capacidad de distinguir a una empresa que se dedica a organizar eventos? Entonces … “EL HOMBRE DEL FRACK” … ¿Tampoco tiene capacidad de distinguir servicios de persecución de morosos, porque rememora a un hombre con frack?
¿La Propiedad Intelectual anula el Derecho de Marca?
La Sentencia parece contraponer Propiedad Intelectual y Derecho de Marcas. La resolución razona que el título, como parte de la Propiedad Intelectual de la novela / película THE GREAT GATSBY, sólo se puede encontrar en una de estas dos situaciones:
– En vigor, como Propiedad Intelectual, y entonces sería del autor.
– En el dominio público, transcurrido el tiempo de protección, y es “res nullius”.
Parece deducir que, cuando es Propiedad Intelectual protegida, sólo podrá protegerse como tal, no como marca. En cambio, cuando entra en el dominio público, nadie podría “apropiarse” el título, porque no puede ser de nadie; nadie podría, tampoco, registrarlo como marca.
Me sorprende la rotundidad de la Sentencia. ¿No se podría registrar “LAS BODAS DE FÍGARO” para la organización de bodas? ¿O “EL ROJO Y EL NEGRO” para un casino? Máxime, cuando en este caso, era una marca concedida, para Clase 41, muy alejada de la edición, publicación y venta de libros.
MARCA “TO KILL A MOCKINGBIRD”
En EEUU se ha producido un litigio, sobre un tema parecido, alrededor de la novela y película “MATAR UN RUISEÑOR”.
Su autora Harper Lee tenía la marca “TO KILL A MOCKINGBIRD”. En 2011, presentó Demanda contra el Monroe County Heritage Museum, por infracción de su marca. El Museo, situado en la escuela que aparece en la famosa película de Gregory Peck, vendía recuerdos y productos de merchandising, conectados con la película y la novela, todos ellos con un dibujo de un ruiseñor y el título de la novela: “TO KILL A MOCKINBIRD”.
El Museo no tenía la marca registrada. Desgraciadamente, no podemos saber cuál sería la posición de la Jurisprudencia de EEUU, porque las partes llegaron a un acuerdo.
En cualquier caso, sí podemos ver que la marca / título de la obra era registrable en EEUU. Porque Harper Lee la tenía registrada.
Santiago Nadal
