Dos interesantes sentencias de los tribunales europeos, sobre intentos de anulación de una marca tridimensional, por falta de uso: porque se usaba en conjunto con otros signos. Sentencias comentadas por IpKat e I.P. Planet.
La primera decisión es la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea TGUE de 22 Octubre 2022 (The Bazooka Companies / EUIPO). El Tribunal consideró que el uso de una marca tridimensional registrada, añadiendo elementos figurativos y denominativos, no alteraba su carácter distintivo. Y el registro no podía ser revocado por falta de uso.
The Topps Company tenía registrada la siguiente Marca UE tridimensional:
Había registrado la Marca en Clase 30: confitería, golosinas, dulces.
Trebor Robert Bilkiewicz solicitó ante la EUIPO la caducidad de la Marca UE tridimensional registrada, por falta de uso; porque no se usaba tal como se había registrado, sino junto a las palabras “BIG BABY POP” y con la siguiente forma:
La EUIPO revocó la marca impugnada, por falta de uso. Consideró que la marca no se usaba, tal como se había registrado. Se usaba junto con otros elementos figurativos y denominativos adicionales y, por lo tanto, formaba otro signo.
The Topps Company recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea TGUE.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
CARÁCTER DISTINTIVO DE LA FORMA TRIDIMENSIONAL
El Tribunal General parte del principio de que es posible adquirir la protección marcaria de un signo por su uso en el mercado. Por tanto, un cierto uso de una marca registrada, con una forma determinada durante un cierto tiempo, puede determinar que ese uso es conforme con la marca, tal como se registró.
Por otro lado, el carácter distintivo de un signo puede adquirirse por el uso de parte de la marca registrada, o incluso por el uso de la marca registrada, en conjunto con otro signo. En ambos casos, basta con que los usuarios perciban los productos, designados por la marca, como originarios de una determinada empresa.
Una marca registrada, que se use como parte de una marca compuesta o junto con otra marca, puede indicar el origen de los productos en cuestión; y este uso sería un “uso genuino” de marca
EL USO CONJUNTO CON OTRO SIGNO PUEDE NO AFECTAR AL CARÁCTER DISTINTIVO
Por otra parte, una marca tridimensional puede usarse junto con una palabra, sin que el consumidor deje de percibir la forma tridimensional de la marca como indicativa del origen comercial de los productos.
El hecho de que la Marca “BIG BABY POP!”, añadida a la Marca tridimensional, facilite la percepción del origen comercial de los dulces, no altera el carácter distintivo de la Marca tridimensional.
El uso conjunto de una marca tridimensional con otra marca podría afectar al carácter distintivo de la marca tridimensional. Sin embargo, en el sector de la confitería y los dulces, es habitual la combinación de una forma tridimensional con elementos denominativos o figurativos adicionales.
LA MARCA TRIDIMENSIONAL SIGUE DISTINGUIENDO LOS PRODUCTOS, A PESAR DE LOS AÑADIDOS
El Tribunal General señala que la Marca denominativa “BIG BABY POP!”, añadida a la Marca Tridimensional, ocupaba una parte importante de la superficie del producto. Pero las palabras aludían al biberón, en que consistía la Marca Tridimensional. Incluso la letra ‘i’ estilizada recordaba la forma de un biberón, y la palabra “baby” se refería a los usuarios de biberones.
Por tanto, los elementos figurativos y denominativos añadidos a la Marca Tridimensional impugnada, tal como se utilizan, facilitan la determinación del origen comercial de los productos, pero no alteran el carácter distintivo de la marca impugnada
Teniendo en cuenta el carácter distintivo medio de la marca impugnada, el Tribunal General concluye que la inclusión de estos elementos en el uso de la Marca Tridimensional puede considerarse como un uso de dicha Marca Tridimensional.
