Según el Art. 2.2. de la Ley 17 / 2001 de Marcas, la mala fe en el registro de una marca es causa de nulidad absoluta de dicha marca. Lo mismo establece el Reglamento 40 / 94 de la Marca Comunitaria.
La consecuencia está recogida en Art. 51 de la Ley de Marcas. El registro de la marca podrá declararse nulo, por solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o mediante Demanda.
¿QUÉ ES MALA FE EN EL REGISTRO DE UNA MARCA?
Ninguna de ambas normas delimita el concepto de “mala fe”. Así que debemos buscarlo en la Jurisprudencia. Nuestro Tribunal Supremo habla de registro en mala fe, pero en términos generales; así la STS 22 Noviembre 2001:
Conocimiento de la titularidad ajena de una marca, y registro a sabiendas de ello.
Tampoco detalla qué es registro de mala fe la STS 2 Diciembre 2000. Se limita a decir:
Mala fe subjetiva [es] conciencia de la irregularidad de la solicitud. Y mala fe objetiva [es la actuación] como contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas.
Igualmente, la STS 5 Octubre 2007 sigue sin definir qué sea mala fe o registro fraudulento:
Para el éxito de la acción … es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -el fraude o la violación de norma legal o contractual- como exige reiteradamente la Jurisprudencia … STS 14 Febrero 2000 y 30 Mayo 2005.
MALA FE POR CONOCER EL USO DEL SIGNO
Mala fe del distribuidor que registra la marca
El caso más frecuente es el del distribuidor que registra la marca del principal. Nuestra Jurisprduencia siempre considera que estos registros son de mala fe.
Mala fe, por pertenecer a la misma empresa
Nuestra Jurisprudencia, en cambio, ha sido clara, en algunos casos concretos de mala fe del solicitante. Por ejemplo, considera que el registro es de mala fe, si solicita la marca un ex-empleado o ex-socio de una compañía, que usaba un signo sin haberlo registrado.
La STS 14 Febrero 2000 considera que hay registro de mala fe, en la conducta de los fundadores de una sociedad: son despedidos y crean una sociedad para actividad similar, con una denominación fonéticamente igual, que es la que pretenden registrar como marca. La STS 25 Febrero 2005 considera que hay registro de mala fe, en la “actitud fraudulenta” de quien registró la marca a su nombre, cuando formaba parte de una comunidad, que la usaba en el tráfico mercantil sin tenerla registrada.
Las STS 30 Mayo 2005 y 30 Diciembre 2005 consideran que hay registro de mala fe, porque había solicitado la marca uno de los socios de la compañía, que usaba en el tráfico mercantil el signo que aquel registró.
En este mismo sentido, la SAP Madrid 2 Diciembre 2011. Estudia el registro de una marca, por un socio de unas sociedades que habían usado dicha marca, sin registrarla:
El solicitante … Si hubiera obrado con rectitud no habría ocultado su conducta. … Ni debería haber interesado el registro a su propio nombre, sino al de las sociedades que los venían utilizando …
Su conducta respondió [a la] voluntad … de conseguir un fin ilegítimo, bloqueando un registro para … obtener provecho, con fines especulativos, de los signos distintivos empleados por un tercero.
La mala fe con que el demandado había obrado, al realizar los registros de las marcas, le hacen merecedor de la nulidad de los así obtenidos.
Mala fe por prohibición judicial de uso del signo
Un caso flagrante es el de la STS 24 Marzo 2006. El solicitante de la marca había tenido un negocio (hotelería y restauración) con otras personas: en él, se usaba el signo. Separaron su actividad, de manera litigiosa, y la Sentencia que resolvió las disputas condenó al solicitante a no usar, precisamente, el signo que después registró.
INDEFINICIÓN JURISPRUDENCIAL
Pero en términos generales, nuestra Jurisprudencia tradicional no definía qué era “mala fe” en el registro de una marca. Por supuesto, se reconocía mala fe, en casos obvios, como el de los socios que se separan (que he resumido supra) o el del distribuidor que registra el signo de su principal.
En este último sentido, la STS 23 Noviembre 2010:
Era de mala fe el registro de la marca a sabiendas de que la titularidad de la misma no pertenece a quien de tal modo actúa, lo que, indudablemente, debe predicarse en todos aquellos casos en que el registro lo efectúa quien, previamente, ha mantenido una relación contractual del tipo que fuere con quien ostenta, realmente, la titularidad de la marca o la estaba usando previamente en el mercado o en las relaciones comerciales, como propio.
HACIA UNA MAYOR PRECISIÓN. STJUE LINDT
La situación empezó a cambiar, a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 11 Junio 2009 (“Chocoladefabrieken LINDT / Frans HAUSWIRTH). Lo veremos en el siguiente artículo.
Santiago Nadal
