En los artículos anteriores, hemos repasado qué sea registro de mala fe de una marca, según la Jurisprudencia. A los efectos de decretar su nulidad. Nos hemos referido a los requisitos “subjetivos”: la mala fe del solicitante de la marca, que tiene motivos ilícitos para registrarla.
La Jurisprudencia exige, además, que el solicitante tenga mala fe, diríamos “objetiva”. Debe saber que hay un tercero, en el mercado, que usa el signo, con anterioridad al registro por el solicitante de la marca. Este uso ha de ser efectivo.
Por tanto, es importante saber qué es uso efectivo de marca, para la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Qué es uso real y efectivo de una marca, para la Jurisprudencia española?
La STS 5 Febrero 1990 señaló que unas exportaciones e importaciones no son uso real y efectivo, en el mercado. El que quiera probar el uso de su marca debe acreditar su destino: distribución y comercialización en territorio nacional. La Sentencia descarta que haya uso, porque no se prueba que se destinó la mercancía al consumo público.
La STS 6 Febrero 1992 (Marca Budweiser) entendió que no se había acreditado la explotación de la marca:
No son suficientes, para justificar el uso y comercialización, documentos relativos a supuestas exportaciones [e] … importaciones, sin acreditar el destino posterior, que se recibieron, destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar …
La STS 5 Abril 1994 (Marca Oasis) no considera uso efectivo y real:
El documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales, entendiendo que se trataba de actuaciones todas ellas dirigidas a crear una apariencia de uso …
Dicha Sentencia excluye
Actuaciones aisladas que no entrañan … uso continuado de la marca.
La famosísima STS 28 Marzo 2005 (Nike / Cidesport) señala:
El uso, para ser “efectivo”, se ha de traducir en la introducción continuada y relativamente trascendente de los productos en el mercado o en su publicidad como preparación seria y bastante del proceso de fabricación o de venta del artículo de marca … [E]excluye utilizaciones meramente internas, económicamente irrelevantes y ocasionales.
A la lista de exclusiones ha de añadirse … (el uso) meramente simulado, aparente o equívoco, cual el realizado no con ánimo de continuidad, sino con el de cumplir un expediente formal. La Doctrina jurisprudencial de esta Sala … habla … de uso público y externo, y de presencia en el mercado.
También las STS 11 Marzo 2003 y 28 Marzo 2005. No es aceptable el uso de marca: meramente formal y aparente; y esporádico, mediante actos aislados que no entrañan un uso continuado.
La STS 23 Junio 2006 analiza las pautas para demostrar el uso efectivo: volumen del negocio realizado bajo el signo; continuidad en el tiempo; comercialización y (además) uso en publicidad o en medios de comunicación.
La STS 13 Noviembre 2009 resume la Jurisprudencia acerca de la falta de uso. Cita la STS 22 Enero 2000 (Marca “Manuel el Cordobés”):
Para que haya uso efectivo y real de la marca, ésta ha de manifestarse: públicamente y en su sector del mercado … No es suficiente … una utilización aparente, para conservar el derecho, mediante un uso esporádico … La aparición en medios de comunicación no es uso efectivo y real.
También la STS 18 Junio 2010 considera que el uso real y efectivo exige un uso público y externo, presencia del signo en el mercado, presencia estable, que los consumidores perciban la marca. Punto de vista similar sostiene la STS 13 Noviembre 2010.
En la misma línea la STS 22 Diciembre 2015. Consideró que no había uso, porque no se probó la comercialización de productos con la marca. No se probó que: el producto llegase al consumidor; ni siquiera se probó la participación en promociones comerciales.
La STS 8 Febrero 2017 señaló que no eran uso real y efectivo:
Exhibiciones de automóviles en ferias, artículos, la fundación del Club Hispano Suiza y actividades de la misma, la intervención en eventos relacionados con clubs de coleccionistas de vehículos y otros productos con la marca Hispano Suiza, organización de rallies, ni las transacciones efectuadas por terceros en subastas.
También rechazó que fuera prueba de uso real y efectivo un acuerdo suscrito, para fabricar coches antiguos en miniatura. Tampoco lo era una licencia de uso de la marca para hacer un anuncio. Añade que el uso de la marca sería real y efectivo, si se hubiera realizado públicamente en el mercado en que se comercializan los productos identificados con la marca.
¿Qué es uso real y efectivo para la Jurisprudencia de la Unión Europea?
El «uso efectivo» ha de entenderse como un uso no simbólico, cuya único fin sea mantener los derechos conferidos por la marca. En este sentido, STJUE 9 Diciembre 2008:
El concepto de «uso efectivo» … ha de entenderse como un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso efectivo, acorde con la función esencial de la marca, … garantizar al consumidor … la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir[lo], sin confusión posible, que tienen otra procedencia.
… De dicho concepto de «uso efectivo» de la marca se desprende que el titular de ésta debe utilizarla en el mercado de los productos o servicios protegidos con la marca … La protección de la marca … no podría perdurar, si la marca perdiera su razón de ser comercial … crear o conservar un mercado para los productos o servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o servicios … de otras empresas.
Según la STJUE 26 Septiembre 2013, no vale cualquier uso mínimo e insuficiente:
Cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que el titular de la marca aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca de que se trata.
El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones … [D]ebe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.
La STJCE 11 Marzo 2006 (Ansul / Ajax Brandbeveiliging) exige que un uso efectivo de la marca debe referirse a productos que se comercialicen o cuya comercialización sea inminente y preparada por compañías publicitarias.
También la STJCE 14 Junio 2007 (A. Häupl / Lidl).
Por tanto, resumiendo, está claro que no hay registro de marca con mala fe, si el otro signo (al que supuestamente se perjudica) no está siendo usado en el mercado. Uso que debe ser real y efectivo. Uso que se debe probar, mediante pruebas claras de la comercialización en el mercado español de productos o servcios, con el signo en cuestión.
Santiago Nadal
