Los derechos de Propiedad Industrial, especialmente marcas y patentes, tienen una íntima conexión con el Derecho de la Competencia. Son derechos monopólicos, por definición: sólo titular puede usar el signo o el invento que tiene registrado; también puede impedir que cualquiera lo use. Son monopolios legales; en principio, no son contrarios a la libre competencia.
Sin embargo, un uso abusivo de esos monopolios legales sí puede ser contrario al Derecho de la Competencia, en la práctica. Así, el registro de marcas o la negativa a licenciarlas pueden suponer Abuso de Posición Dominante, en ciertos casos.
REGISTRO DE MARCAS, NEGATIVA DE LICENCIA Y DERECHO DE COMPETENCIA
REGISTRO DE MARCA, BLOQUEO DEL MERCADO Y LIBRE COMPETENCIA
Bloqueo del mercado, mediante el registro de una marca
En términos generales, registrar una marca es un acto legítimo; la creación de este “monopolio legal” no es un acto contrario al Derecho de la Competencia.
Sin embargo, el registro (y actos posteriores) podría ser abuso de posición dominante, si este registro se usa para evitar que competidores usen su marca en parte o la totalidad de la Unión Europea, desde una posición de dominio.
En el Asunto OSRAM / AIRAM, la Comisión abrió una investigación, ante la actividad de OSRAM: ésta tenía posición dominante en el mercado alemán y registró la marca Airam en Alemania, para que la finlandesa OY Airam no entrara en “su” mercado. La Comisión consiguió que ambas partes llegaran a un acuerdo de convivencia en el mercado, sin falsear la libre competencia.
La STJUE de 13 Julio 1966 (Grundig & Consten v Commission) consideró el registro de una marca como parte de una infracción del Derecho de la Competencia, por abuso de posición dominante.
En las STJUE Hoffmann La Roche / Centrafarm y Centrafarm / American Home, el Tribunal reconoce el derecho del titular de una marca a oponerse a la importación de productos con dicha marca. Esa oposición formaría parte esencial del derecho del titular de la marca; entre otras cosas, porque garantiza al consumidor el origen empresarial del producto. Sin embargo, el Tribunal añade que ese derecho podría llevar a abusos del monopolio marcario, contrarios al Derecho de la Competencia.
División del mercado, usando marcas diferentes, para el mismo producto, en distintos mercados
En principio, registrar y usar marcas distintas en diversos Estados Miembros, para el mismo producto, tampoco es contrario al Derecho de la Competencia.
La Jurisprudencia que el titular de varias marcas, en diferentes Estados de la Unión Europea, las utilice, cambiando etiquetas o embalaje de los mismos productos, dependiendo en qué estado se vendan, si esta política no tiene por objeto compartimentar el mercado y el cambio es necesario, para poder vender en los distintos mercados locales.
NEGATIVA A LICENCIAR UNA MARCA
Libertad del monopolio marcario, en la negativa a compartir el uso
Como regla general, el titular de cualquier marca puede negarse a licenciarla a cualquier tercero. Como es obvio, el propietario de este derecho monopólico, no tiene ninguna obligación de compartir su uso; y puede siempre prohibir el uso de su título signo por un tercero. Así, el ADPIC prohíbe las licencias forzosas de marcas.
La excepción. El uso “legítimo” de marca ajena
Sin embargo, el Derecho de la Unión Europea (y de Estados Unidos) vienen permitiendo el uso de marca ajena (y de Propiedad Intelectual ajena) en los casos de “fiar use” o uso legítimo.
En este sentido, la STJCE 4 Noviembre 1997 (Parfums Christian Dior / Evora) establece que el distribuidor facultado para vender ciertos productos puede usar la marca de esos productos, en su publicidad para venderlos, porque tiene un “interés legítimo”.
Igualmente, la STJUE 23 Febrero 1999 (BMW / Ronald Karel Deenik) dice que el titular de una marca de automóviles no puede prohibir el uso de tal marca por un vendedor, para anunciar que es especialista en la venta de tales vehículos o de sus piezas de recambio.
Prohibición de uso de marca, como abuso de posición dominante
En estos casos de uso necesario por un tercero, negarse a licenciar la propia marca puede ser abuso de posición dominante, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las decisiones de la Comisión.
Los casos más famosos se refieren a negativas de empresas dominantes en un mercado a compartir su propiedad intelectual. Los razonamientos pueden aplicarse a ciertas prohibiciones de uso de marca.
En la STJUE 6 Abril 1991 (Magill TV Guide / TRE e ITP), el Tribunal consideró que la Propiedad Intelectual de las guías de televisión de TRE e ITP era indispensable, para que Magill comercializara sus guías. Así que no licenciarle esa “obra” era contrario al Derecho de la Competencia.
La Comisión ha adoptado igual postura. Su Decisión de 3 Julio 2001 (NDC Health /IMS Health) establece que sería abuso de posición dominante el denegar una licencia de uso de un producto, si es una “essential facility”, cuyo uso es indispensable para competir en el mercado.
La Decisión de la Comisión 24 Marzo 2004 (Microsoft / Sun Microsystems) consideró que Microsoft abusó de su posición dominante en los sistemas operativos de los PCs, al negarse a dar a Sun la información necesaria (es decir, la Propiedad Intelectual), para poder competir con ella en el mercado.
Como en los casos de Propiedad Intelectual, también la negativa a licenciar un modelo industrial puede ser abuso de posición dominante.
La STJCE 5 Octubre 1988 (Volvo / Veng) establece que el titular de un Modelo Industrial tiene libertad para licenciarlo a quien estime conveniente. Salvo si supone una discriminación injustificada o se apliquen precios abusivos; en estos casos, sería abuso de posición dominante.
Los mismos principios se han de aplicar a los monopolios marcarios. Así, la STJUE 16 Julio 2009 (Der Grüne Punkt / Duales System) deja claro que la negativa de Grüne Punkt a licenciar su marca no es abuso de posición dominante, aunque se tenga poder de mercado. Estaba justificada, porque Duales System no reunía las condiciones (ecológicas) objetivas, para que ésta le licenciara su marca, que era una garantía de calidad.
ACCIONES JUDICIALES, EN BASE A UNA MARCA. REPARTOS EN EL USO DE UNA MARCA
Reclamaciones judiciales, en base a un marca, para impedir el libre posicionamiento de la competencia
También puede ser contrario al Derecho de la Competencia el utilizar una marca registrada, ejerciendo acciones judiciales sin fundamento (sham litigation), para impedir la libre competencia, o para oponerse al registro de una marca. Serían forma de abuso de posición dominante.
Varias decisiones de la Comisión Europea y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han dicho así.
Así, la STJCE 30 Enero 1985 (BAT / Comisión), consideró que British American Tobacco BAT, titular de la marca Dórcet, que no usaba, incurrió en un abuso de su posición dominante, al oponerse con su marca al registro de la marca Toltecs.
Acuerdos de coexistencia o delimitación
Es habitual la transacción de controversias sobre marcas, en manos de competidores, que pueden generar confusión, para eviatr esa confusión. Así, las partes pueden limitar el uso de la marca, para un territorio o producto.
Estas prácticas no siempre son contrarias al Derecho de la Competencia, necesariamente. Así STJCE 22 Junio 1994 (IHT Internationale Heiztechnik / Ideal-Standard) dio por buena la división de una marca, entre dos empresas, para dos Estados Miembros: cada empresa la podía usar en un país, y se comprometía ano hacerlo en el otro. El Tribunal dijo que la práctica no era contraria al Derecho de la Competencia: era la consecuencia natural de la territorialidad del Derecho de Marcas.
A pesar de ello, la Comisión no es favorable a pactos de delimitación territorial del uso de marcas. Sólo los permite, si hay riesgo de confusión, en caso de uso de ambas marcas en el mercado; y esa delimitación responde a la función de la marca: garantizar al consumidor el origen del prodcuto. En este sentido, las Decisiones de la Comisión en los casos Toltecs / Dórcet, Sidar / Phildarm, o Synthex / Synthélabo
