Introducción
La Marca es el signo distintivo de una empresa en el mercado, es la manera de que los consumidores asocien los productos a su procedencia, y los distingan de los otros existentes que conforman la competencia.
Por ese motivo, se lucha para que los competidores no utilicen unos “signos parecidos”, de tal modo que los consumidores los asocien, y los crean del mismo origen empresarial. Es ahí donde surgen en aplicación las prohibiciones de acceso al Registro de Marcas que puedan asociarse o confundirse con otras anteriores, o, cuando las Marcas han sido concedidas, los Procedimientos de nulidad de Marcas que puedan asociarse o confundirse con otras anteriores, o con otras anteriores renombradas.
Y es que una Marca anterior puede oponerse a la concesión de otra posterior, si se entiende que los signos no tienen la distintividad suficiente, protección que tienen reforzada las Marcas renombradas. La distinción deriva de que una Marca renombrada es oponible a cualquier otra, sin importar la clase que protejan una y otra. Una Marca renombrada da una protección frente a todo el mercado, protección que no es tan extensiva cuando la Marca no es notoria.
1.- El caso concreto: argumentaciones a favor y en contra
1.1.- Cuando un tercero registra una Marca en conflicto con otra anterior.
Una nueva Marca, desconocida para el público, no tiene valor. Con la debida publicidad y garantía que ofrezcan los productos o servicios, el tiempo dará una posición a dicha Marca en el mercado, pudiendo llegar a ser notoria y renombrada, con la protección que ello le confiere.
Cuando nuestra Marca se siente atacada por ese tercero:
1.1.1.- Marca no renombrada: Nos encontramos en el campo de productos o servicios sustitutivos, debiéndose encontrar las Marcas solicitadas en la misma clase del Nomenclátor internacional, bien total o parcialmente. El consumidor yerra en su elección de producto, por el riesgo de confusión/asociación entre la Marca anterior y la siguiente infractora de la misma. Además de probar la existencia del riesgo, hay que acreditar el daño económico sufrido, cuestión que procesalmente se resuelve por medio de informe pericial económico, ya sea aportado por la parte, o por perito solicitado designado judicialmente a tal efecto.
STS de 28.Ene.94 (RJ 1994/160):
“Asimismo la jurisprudencia establece que, cuando las Marcas en pugna, tratan de amparar productos incluidos en la misma Clase del Nomenclátor o existan fundamentales conexiones aplicativas y de ámbitos comerciales, se está en el caso de ser más exigentes en la apreciación de las denominaciones y signos afines, lo que no sucede cuando los productos que las Marcas tratan de amparar son totalmente dispares”.
1.2.- Marca renombrada: Existen diferentes causas por las cuales puede serle denegado el registro a una Marca solicitada. Puede suceder que las similitudes y semejanzas, tanto gráficas como fonéticas, fueran iguales o muy parecidas, con independencia de la clase en la que se encuentren, induciendo al consumidor al error y la confusión. Pero puede también, denegarse el registro de una Marca que incluya o constituya un signo igual a otra Marca o nombre comercial renombrado o con notoriedad en el mercado.
No es, por tanto, necesario estar en las mismas clases del Nomenclátor internacional, pudiendo ser el riesgo de confusión/asociación más leve. Todo ello deriva de la especial protección del Art. 8 LM.
2.- Cuando nuestra Marca solicitada es atacada por otra anterior de un tercero
Según la Jurisprudencia, de existir suficientes elementos distintivos entre los signos, se excluye el error y la confusión en los consumidores.
2.1.- Ausencia de semejanza denominativa: La Jurisprudencia del TS es clara. No se han de descomponer los elementos de las marcas en conflicto; hay que hacer una comparación global de la totalidad de dichas marcas. No cabe excluir ningún vocablo de dicha comparación, como tampoco se puede obviar si la Marca registrada posteriormente tiene un gráfico, que la puede otorgar aún mayor distintividad. Si cabe, también se puede alegar la ausencia de identidad aplicativa (clases distintas para Marcas distintas). Evitar que un tercero se intente hacer valer del monopolio un solo vocablo en el Mercado, evitando que los demás lo puedan utilizar.
2.2.- Cuando nos enfrentamos a una Marca no notoria: el primer paso es combatir la notoriedad no probada, para posteriormente, alegar que además de distintividad, los productos no son iguales (sustitutivos).
2.3.- Ejemplos anteriores: En este punto, se trata de buscar ejemplos anteriores análogos al discutido en las bases de datos de la Oficina correspondiente (O.E.P.M., O.A.M.I.).
3.- Conclusiones
El último paso, posterior a no llegar a un Acuerdo con la parte adversa, es el pleito. Dicha situación, a pesar de la posición jurídica protegida o defendida, conlleva un riesgo del 50% (tanto de estimación como de desestimación). Además, hay una Jurisprudencia muy clara del T.S. A tal efecto, a modo de ejemplo,
STS 4.Dic.03, Sala Contencioso-Administrativo
En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre Marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, … es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto.
José Ramón González
