1.- “Product-By-Process Claims”
Para los legos en derecho de Propiedad Industrial, intentaremos situar de manera comprensible este concepto.
La Propiedad Industrial comprende: marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños.
En ocasiones, aquéllos ajenos a este mundo tan complejo utilizan indistintamente el verbo patentar para todos éstos. Se equivocan. Lo único que se puede patentar son invenciones.
Una invención puede ser un producto nuevo, o incluso un procedimiento nuevo para llegar a un producto ya existente.
Para que se pueda patentar, dicha invención debe reunir 3 requisitos: ser nueva, implicar actividad inventiva (no ser evidente para un experto en la materia) y ser susceptible de aplicación industrial.
Una vez llegados a este punto, muchos os preguntaréis qué son las reivindicaciones de una patente. Pues bien, no son más que la definición de aquello sobre lo que se desea que recaiga la protección de la patente.
Por lo tanto, una reivindicación puede describir desde un producto, hasta un procedimiento para llegar a un producto…pero, ¿qué pasa cuando no hay otra manera para definir el producto, sino es a través de su procedimiento?
La respuesta es clara. Entonces no queda otra alternativa que utilizar una “product-by-process claim”, es decir, una reivindicación de producto a través de su procedimiento.
Hasta aquí no hay dudas. El problema llega a la hora de interpretar este tipo de reivindicaciones.
2.- Interpretación
¿Cómo se interpretan las “product-by-process claims”?
Es una cuestión que no es pacífica. Existen interpretaciones diferentes dependiendo de la jurisdicción. Destacamos las interpretaciones de los Estados Unidos y la de algunos países europeos (Inglaterra y Alemania), por ser las más claras.
2.1.- Estados Unidos
2.1.1.- Sobre la infracción:
El Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el Circuito Federal ha establecido que, en cuanto a la determinación de la existencia de infracción de una patente, este tipo de reivindicaciones están construidas como una reivindicación de procedimiento. Por lo que los productos hechos por procedimientos distintos al reivindicado, no infringen la patente (Abbot Labs. v Sandoz Inc.).
El mismo Tribunal, en su Sentencia sobre el caso Atlantic Thermoplastics v Faytex Corp, estableció que cuando se determina si hay infracción o no de las reivindicaciones “product-by-process”, los términos del procedimiento sirven como limitaciones.
2.1.2.- Sobre la validez:
La postura anterior del Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. para el circuito federal se limita a las infracciones. Como se estableció en el caso Amgen Inc v F. Hoffmann-La Roche Ltd, el análisis para determinar la infracción de una reivindicación “product-by-process” es diferente del análisis para determinar su validez.
Al contrario que el análisis de infracción, la validez se centra y mide respecto del producto. No respecto del procedimiento.
Esta distinción entre la validez y la infracción se basa en lo siguiente: “mientras que si un producto que está en el estado anterior de la técnica se hace por un procedimiento diferente no puede ser reivindicado por una “product-by-process claim”, un producto hecho a través de un procedimiento distinto al reivindicado no puede infringir la reivindicación “product-by-process”.
2.2.- Europa
2.2.1.- Sobre la validez:
La Oficina de Patentes Europea ha adoptado la siguiente posición: los productos que se definan en términos de un procedimiento sólo serán válidos si el producto en sí reúne los requisitos de patentabilidad.
Por tanto, al igual que los Tribunales de los EE.UU., la validez de los productos reivindicados por una “product-by-process claim” se centra en el producto per se. Si la reivindicación consiste en lo siguiente: “el Producto X se obtiene (es obtenido, es obtenible, se obtiene directamente…) por el procedimiento Y”, lo que determina la validez de esta patente es si el producto X reúne los requisitos para ser patentable (Enichem Synthesis S.p.A. v Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.y otros).
Sin embargo, la Oficina de Patentes Europea, por no ser de su competencia, no se ha pronunciado acerca de la infracción de este tipo de reivindicaciones.
2.2.2.- Sobre la infracción:
En cuanto a la infracción, en Europa, hay que atender a las decisiones de los Tribunales nacionales de cada país.
Por una parte, los Tribunales ingleses parecen apostar por la misma línea jurisprudencial que la de los de Estados Unidos.
En cuanto a la infracción de este tipo de reivindicaciones, la Cámara de los Lores basa sus decisiones en los parámetros de procedimiento. Es decir, mientras que la validez se fundamenta en si el producto per se cumple con los requisitos de patentabilidad, una reivindicación no se infringe si el supuesto infractor utiliza un procedimiento diferente para realizar el mismo producto (Amgen v Roche).
Por otra parte, la Jurisprudencia Alemana parece decantarse por considerar infringida una
“product-by-process claim” cuando el producto es el mismo, independientemente de cómo se haya llegado a él. Dos de las decisiones más importantes sobre esta cuestión han sido los casos Trioxan y Farbbildroehre del Tribunal Supremo Federal.
Por tanto, no existe una unidad jurisprudencial en la Comunidad.
3.- España
Os preguntaréis qué pasa con España.
La jurisprudencia española aún no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Por lo que de momento no sabemos si seguirá la línea interpretativa estadounidense/inglesa o se decantará por la alemana.
Aunque el alcance de la protección de las “product-by-process claims” en España sea aún una incógnita, las posturas de los diferentes países pueden ayudarnos a la hora de defender la infracción de una reivindicación de este tipo ante los Tribunales de nuestro país.
Santiago Nadal
