El año pasado, defendimos a un fabricante italiano de botas infantiles. Sus formas, registradas como “Diseño de la Unión Europea” y como “Propiedad Intelectual”, eran imitadas por una fabricante español, con infracción del diseño y de la Propiedad Intelectual. Además, las comercializaba con Competencia Desleal. El infractor discutía que las botas tuvieran creatividad y originalidad suficientes.
Me ha venido a la memoria, al leer una decisión de EUIPO, sobre el registro de unas botas de esquí, como marca; y una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la Propiedad Intelectual que pueda tener una bicicleta.
¿Cómo se protege la “forma externa” de un producto? ¿Diseño? ¿Marca tridimensional? ¿Propiedad Intelectual?
LA FORMA DE UNA BOTA PUEDE SER MARCA TRIDIMENSIONAL … O NO … LAS MOON BOOTS
Recientemente, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual EUIPO ha anulado la Marca Tridimensional de la forma de unos descansos, o botas de “aprés esquí”, llamadas las botas de la luna.
En 2012, TECNICA GROUP, compañía italiana registró la marca tridimensional de la Unión Europea siguiente:
In 2017, una sociedad alemana pidió su nulidad ante la EUIPO, porque la marca no tenía “carácter distintivo”.
En Mayo 2020, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual Europea EUIPO ha declarado la nulidad de la Marca Tridimensional. No la ha considerado “distintiva”
El Reglamento de Marcas de la Unión Europea prohíbe el registro de signos que no tengan “carácter distintivo”. Es decir, que la marca / el signo no sirva para diferenciar sus productos de los de la competencia. Por tanto, la percepción del consumidor es muy importante.
El signo tridimensional, que consiste en la forma del producto, difícilmente tiene carácter distintivo: al consumidor, al público relevante, le costará percibir la forma en sí misma, como una marca. Para ser distintiva, la forma de la marca, debe ser diferente de la forma que el producto tiene habitualmente, y espera el consumidor.
La bota de esquí no era distintiva
La EUIPO rechazó la marca tridimensional de la bota de astronauta, porque tenía la forma general en “L” de cualquier bota; y las demás características no tienen nada en particular, en comparación con otras botas de esquí.
Originalidad estética no es lo mismo que capacidad de diferenciación
La EUIPO también argumenta que el mercado de ropa, calzado y accesorios es un mercado de productos de diseño, caracterizado porque sus productos son originales. Son apreciados por el público consumidor, a causa de su originalidad y belleza estética.
Sin embargo, esta originalidad no indica el origen empresarial del producto en sí mismo, función ésta que es una característica necesaria de una marca registrada.
Esta decisión conecta dos derechos, alrededor del diseño de productos: el Derecho de Marcas Tridimensionales y el Derecho de Autor. Estas botas son originales, luego podrían ser protegidas, como Propiedad Intelectual; pero no reunían la capacidad de distinción, para ser reconocidas como Marca Tridimensional.
En paralelo, una Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia se ha referido al diseño de otro producto, una bicicleta, considerando que podía tener Propiedad Intelectual.
UNA FORMA FUNCIONAL PUEDE SER PROPIEDAD INTELECTUAL … SI ES ORIGINAL. BICICLETA PLEGABLE BROMPTON
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE ha reconocido que una forma, como la de la bicicleta plegable BROMPTON, puede ser Propiedad Intelectual y ser protegida, por Derechos de Autor. Es la Sentencia TJUE 11 Junio 2020 (Brompton Bicycle / Chedech Get2Get).
La Sentencia responde a una cuestión preliminar de un juzgado belga. BROMPTON había demandado a un imitador de su famosa bicicleta plegable, que estuvo protegida por una patente, ya expirada. BROMPTON demandó, alegando que la bicicleta imitadora infringía su Propiedad Intelectual.
¿La bicicleta plegable es una Obra Original?
Chedech Get2Get contraatacó, alegando que la bicicleta de BROMPTON no podía ser Propiedad Intelectual. Su forma externa no era una “Obra Original”, una creación. Su forma era necesaria, como “solución técnica”, para conseguir que la bicicleta se pudiese plegar en tres posiciones diferentes.
BROMPTON alegó que las tres posiciones de plegado se podían obtener, igualmente, con otras formas, que no fuesen las de su bicicleta. Por tanto, la forma específica elegida por BROMPTON era una “Obra Original” y podía ser protegida como Propiedad Intelectual.
El tribunal belga se plantea si el aspecto externo concreto de un objeto puede ser una “Obra Original”, a pesar de que ese aspecto se derive de su función técnica. En el caso, de la función técnica de plegado.
Forma técnica necesaria y creación de Obra Original
La Sentencia del TJUE parte de la base de que la protección de la Propiedad Intelectual se puede extender a productos, cuya forma pueda ser necesaria para obtener un resultado técnico. Basta con que el producto sea “Obra Original” resultado de la creación intelectual; que su autor exprese su creatividad, a través de esa forma, de manera novedosa; que haya decidido de manera libre y creativa, que esa forma refleje la personalidad del autor.
De acuerdo con la STJUE Cofemel, la Sentencia considera que basta con que el objeto sea “original”; que esa creación intelectual del autor resulte de su elección libre y creativa y refleje su personalidad.
La Jurisprudencia sostiene que no hay originalidad, si la Obra se realizó, únicamente en base a consideraciones técnicas, que no dejaron espacio para la libertad creativa. En cambio, aunque se haya realizado en base a consideraciones técnicas, puede ser una Obra creativa, si su autor reflejó su personalidad, escogiendo las opciones de realización, de manera libre y creativa.
Necesaria actividad creativa
Dice el TJUE que la Propiedad Intelectual siempre protege “Obras”, la expresión de ideas, no “ideas” en abstracto:
[Del] Art. 2 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor se desprende que la protección del derecho de autor no se extiende a las ideas. La protección de las ideas por Derecho de Autor permitirá la monopolización de ideas, en detrimento del progreso técnico y el desarrollo industrial (Sentencia 2 Mayo 2012 SAS Institute).
En TJUE termina, diciendo que corresponde al tribunal belga determinar si la forma de la bicicleta plegable de BROMPTON, concretamente, está dictada sólo por consideraciones técnicas, sin creatividad; o si es una “Obra” (Propiedad Intelectual), que recoge la libertad artística del autor.
Santiago Nadal
