¿Puede un tribunal del Reino Unido o de la Unión Europea decidir sobre la validez de una patente de un país tercero?
Interesantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de Apelación del Reino Unido, comentadas por I.P. Planet y IpKat. Jurisdicción / competencia del tribunal en cuestión (de la Unión Europea o del Reino Unido) para decidir la validez de una patente, esgrimida en juicio, y que es de un tercer estado (EE.UU. o China, por ejemplo).
La Sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales de 8 Noviembre 2022 (GW Pharma & GW Pharmaceuticals) / Otsuka Pharmaceutical), comentada por IpKat, pone coto al “imperialismo judicial” al que nos tienen acostumbrados los jueces británicos. Estudia si los tribunales del Reino Unido pueden conocer sobre la impugnación de una patente extranjera.
GW PHARMA es una empresa farmacéutica de Reino Unido que elabora medicamentos derivados del cannabis. Firmó un contrato de investigación con OTSUKA PHARMACEUTICAL, para obtener nuevos fármacos cannabinoides. El acuerdo establecía que:
- Las partes podían comercializar cualquier fármaco que descubrieran.
- El que comercializara el fármaco debía pagar royalties a la otra parte.
GW PHARMA lanzó al mercado Epidiolex, un nuevo fármaco cannabinoide para la epilepsia, cinco años después.
DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
OTSUKA PHARMACEUTICAL presentó una Demanda en el Reino Unido, contra GW PHARMA, reclamando sus royalties, por las ventas de Epidiolex. Argumentó que Epidiolex se había desarrollado al amparo del contrato de colaboración.
¿FALTA DE JURISDICCIÓN PARA DECIDIR SOBRE UNA PATENTE EXTRANJERA?
GW PHARMA planteó la falta de jurisdicción de los tribunales británicos. El caso no podía decidirse en Reino Unido, porque:
- Estaba relacionado con la validez de una patente estadounidense (por tanto, extranjera), y
- El contrato se regía por las leyes de Nueva York y, por tanto, los tribunales de Nueva York eran el foro apropiado.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN BRITÁNICO
¿IMPUGNACIÓN DE PATENTE EXTRANJERA ANTE UN TRIBUNAL BRITÁNICO?
El Tribunal estudia si la discusión sobre el contrato planteada por GW PHARMA equivalía a una impugnación de la patente de EE.UU. Según GW PHARMA, se tendría que estudiar la validez de dicha patente, inevitablemente, para comprobar si su medicamento Epidiolex infringía las reivindicaciones de la patente.
La Sentencia rechaza el argumento de GW PHARMA. Señala que ésta tenía un importante argumento de defensa, independiente de la validez de la patente de EE. UU: que había desarrollado Epidiolex al margen de la investigación en colaboración con Otsuka. La discusión sobre la validez de la patente podría surgir (o no), a medida que avanzase el procedimiento judicial.
UN TRIBUNAL BRITÁNICO PUEDE DECIDIR SOBRE UN CONTRATO SUJETO A LEYES EXTRANJERAS
El Tribunal consideró que el Tribunal de Patentes del Reino Unido podía decidir un litigio sobre un contrato, aunque éste sometiera las disputas contractuales a leyes extranjeras.
Además, un litigio sobre una licencia internacional de patente debería resolverse en un solo foro, evitando así que las partes tengan que iniciar procedimientos en cada país, para resolver algo que en realidad es una discusión única.
INNECESARIA DISCUSIÓN SOBRE LA VALIDEZ DE LA PATENTE
En cambio, el Tribunal considera que la nulidad de la patente, alegada por GW PHARMA, no era base suficiente para defenderse de las reclamaciones de Otsuka ex contractu. La patente estaba en vigor. si GW PHARMA deseaba impugnar la patente, tendría que iniciar un procedimiento específico de nulidad por separado del litigio contractual.
El Juez concluye que la disputa, ex contractu, sobre los royalties podría ser decidida en el Reino Unido, sin entrar a discutir la nulidad de la patente, que debería decidirse en otro foro. Esta nulidad del registro no se ha decidido todavía en EE.UU.; por tanto, el tribunal británico no puede entrar a valorar esa supuesta invalidez.
