Las leyes españolas proporcionan diferentes instrumentos para perseguir las imitaciones de marcas. Aquí analizaremos el instrumento penal, que encuentra su formalización en el Artículo 274,1 del Código Penal.
Pero no todas las imitaciones se pueden perseguir como delitos. Hacen falta una serie de requisitos, para considerar que una imitación de marcas o de productos es un delito.
¿CUÁNDO UNA IMITACIÓN ES UN DELITO?
1.- Fines industriales o comerciales. Es decir con ánimo de lucro
Para que se pueda configurar un delito es imprescindible el fin económico que puede ser conseguido bien a través de la producción industrial o bien de la comercialización de los productos ilícitos (y no solo así).
Confeccionar una camiseta con el signo de Coca Cola para regalarla a un amigo no es un delito perseguido por el Art. 274 C.P.
2.- Sin consentimiento del titular. Sin autorización.
Para que el uso de una marca sea lícito, tiene que ser autorizado por el titular, a través de un contrato. Por ejemplo, licencia de uso o franquicia.
En caso de cesión de la marca estaremos ante un cambio en la titularidad. Así que no hará falta la autorización.
Los contratos –por ejemplo, de licencia- que permiten el uso de la marca, muy a menudo, fijan límites precisos acerca de las cantidades de productos vendidos/producidos. La infracción de dichos límites es también penalmente relevante.
3.- Derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas.
La marca ilícitamente utilizada con fines de lucro tiene que ser una marca registrada según los Arts. 2.11 y ss de la Ley de Marcas. El Código Penal no se aplicaría en caso de una marca no registrada.
Es necesario presentar los documentos que prueben el registro de la marca a nombre de quien acusa. No es suficiente que la marca esté registrada: debe estar registrada para aquellos tipos de productos.
4.- Conocimiento del registro. Consiguientemente de la infracción de un derecho ajeno
Se debe probar el ánimo del infractor y su conocimiento del hecho que el signo estaba registrado.
Hay normas que forman parte de la sabiduría común aun de las personas sin conocimientos legales. Todos sabemos que quitar la vida a alguien, o pegarle, o robarle es un delito. Pero puede no ser igualmente conocida y reconocida la infracción de las normas que protegen la propiedad industrial.
El conocimiento del registro de la marca, casi siempre tiene que probarse por hechos concluyentes y elementos periféricos, es decir demostrando:
– La experiencia en el sector económico;
– Los conocimientos técnicos del infractor;
– Los antecedentes;
– Examinando la procedencia de los productos;
– El precio.
5.- De cualquier otro modo usurpe
La formulación de este apartado empieza con un listado de conductas específicas que, de hecho, son ejemplificativas de lo que el legislador ha definido ampliamente “cualquier forma de usurpación”.
6.- Un signo distintivo idéntico o confundible
En la interpretación de todos los apartados de la norma en examen, tenemos que tener presente el principio de “ultima ratio del derecho penal”, siendo considerado, el derecho penal una reacción extrema del ordenamiento a comportamientos ilícitos.
Así bien se comprende que la falsificación tiene que ser exacta; si se tratara de una imitación el remedio correcto sería una acción de nivel civil.
La mayoría de los tribunales consideran que el Art. 274 C. P. es una protección, no sólo para el titular de la marca, sino también para el consumidor; aunque es una cuestión discutida por los tribunales. Por tanto, en general, si se puede presumir que el consumidor es consciente de que compra un producto no original, no hay engaño. Por tanto, no se aplicaría el Código Penal.
Una mera imitación (reconocible sobre todo por el precio increíblemente bajo) no alcanza a ser falsificación penal. Según la Jurisprudencia, quien compra un producto claramente no original es alguien que nunca compraría el producto “bueno”. Así que no existiría una pérdida real a cargo del titular de la marca (de hecho, en la práctica el perjuicio se produce en forma de pérdida de prestigio de la marca).
La Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales no es unánime y no hay Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Pero es aconsejable, antes de formalizar una acusación, averiguar, con peritos, si es una falsificación o una simple imitación.
7.- Los que importen estos productos
El ánimo de lucro, que exige el precepto respecto a la producción y comercialización, debe concurrir también en la importación.
PENAS POR VULNERAR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.- El infractor por vulnerar la Propiedad Industrial “será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses”.
2.- Distribución al por menor
Condena a una multa de tres a seis meses o a trabajos en beneficio de la comunidad. Cuando se trate de “distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico.
3.- Beneficio máximo 400 €
Pena de localización permanente de cuatro a doce días o multa de uno a dos meses.
CONCLUSIONES
1.- Para la acusación
Siempre tiene que tenerse presente el principio de ultima ratio. Por eso sólo debería seguirse el camino penal cuando:
- Sea demostrable el registro como marca;
- Sea demostrable el ánimo de lucro;
- Sea demostrable la conciencia del acusado;
- Un perito haya averiguado la falsificación y no imitación;
- Sea patente o demostrable la falta de autorización.
2.- Para la defensa
Según los casos es importante:
- Averiguar que el demandante documente el registro;
- Verificar a qué tipo de producto se refiere el registro del signo;
- Asegurarse que el acusado no pueda demostrar su falta de conciencia ;
- Acreditar, mediante un informe pericial, que los productos son simples imitaciones y no falsificaciones;
- Demonstrar que no había riesgo de confusión por el consumidor;
- Facilitar la autorización si la hay.
Aurora Grieco
