Acabamos de tener un asunto judicial, en que hemos discutido la mala fe en el registro de una marca. Así que me ha interesado el comentario de IpKat sobre la mala fe en el registro de una marca de caracteres chinos, cuya “marca original” no se había registrado en Europa.

En 2015, el Sr. Wen Li solicitó el registro de la Marca de la Unión Europea denominativa “YILI” y su transcripción en caracteres chinos. Para clases 29 (leche, queso, productos lácteos), 30 (café, té, cacao) y 32 (bebidas no alcohólicas).

OPOSICIÓN DE MARCA RENOMBRADA CHINA, NO REGISTRADA EN LA UNIÓN EUROPEA

Se opuso la empresa china INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP, uno de los líderes en la producción de lácteos en el mercado chino; su marca “YILI” es renombrada en China. Tenía tenía varias solicitudes de marcas de la Unión Europea con palabras latinas y con caracteres chinos similares, en las mismas clases; pero no tenía registrado el signo todavía.

INNER MONGOLIA YILI se opuso al registro de la marca “YILI”, porque era de mala fe. El Sr. Wen Li era de nacionalidad china hasta 2009, aunque era residente en y ciudadano del Reino Unido. Por tanto, se debía presumir que conocía la posición de liderazgo de INNER MONGOLIA YILI, en el mercado lácteo chino.

El solicitante no tenía negocios lácteos, para los que solicitaba la marca

INNER MONGOLIA YILI demostró que el Sr. Wen Li nunca se había dedicado al negocio lácteo: vendía “on line” imanes y fontanería, que adquiría en eBay. Además, hablaba chino con fluidez y tenía relaciones comerciales en China.

El Sr. Wen Li respondió, argumentando que tenía planeado abrir un negocio de venta de yogures en Londres.

REGISTRO DE MARCA DE MALA FE

La EUIPO considera que hay mala fe, como regla general, si hay una intención deshonesta y la actuación del solicitante puede considerarse objetivamente de mala fe.

¿Cuándo hay registro de mala fe?

Se pueden dar estas circunstancias, si una parte tiene una cierta protección legal, porque usa el signo en el mercado, y un tercero lo registra posteriormente, con la intención de competir en el mercado con el usuario original.

La Sentencia del TJUE 11 Julio 2009 (Lindt / Hauswirth) incluye criterios, para comprobar si esto ha ocurrido. Se debe comprobar si el solicitante de la marca:

  • Sabe, o debía saber, que un tercero usa un signo idéntico o similar, y que se puede producir confusión entre ambos.
  • Solicita la marca, para evitar que dicho tercero use su signo.
  • Tenía un fin legítimo, al solicitar la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta, según el TJUE, el grado respectivo de protección del ambos signos: su “notoriedad”.

Posición de INNER MONGOLIA YILI en el mercado

La EUIPO concluye que INNER MONGOLIA YILI había demostrado que:

  • Era una empresa notoriamente conocida, en el mercado chino, bajo la forma abreviada de YILI: es el principal productor de productos lácteos en China; su signo es una de las marcas chinas más valiosas.
  • Muchos años antes de la solicitud de la marca “YILI” por el Sr. Wen Li, INNER MONGOLIA YILI ya estaba identificada en el mercado (chino) con los caracteres chinos discutidos y la palabra “YILI”.

No es necesario que la marca oponente esté registrada

La EUIPO argumenta, también, que no es necesario que la marca que se oponga al registro de mala fe esté previamente registrada, como tal, en la Unión Europea. Lo importante es que tenga un derecho legítimo a oponerse. Por ejemplo, por uso previo, añadimos nosotros.

¿HAY LÓGICA COMERCIAL EN EL REGISTRO DE MARCA SIMILAR?

Por otro lado, la EUIPO no ve lógica comercial, en el registro de la Marca “YILI”, para un pequeño negocio casero de yogur. Solo se puede ver la intención de crear una asociación con la marca china notoria “YILI”, para aprovecharla e incluso evitar que  INNER MONGOLIA YILI tenga actividad comercial en la Unión Europea.

La EUIPO también considera “sospechoso” que el solicitante hubiera pedido el registro, no sólo de la marca “YILI” en caracteres latinos, sino también del mismo signo usado por INNER MONGOLIA YILI, en caracteres chinos.

A la vista de todo lo anterior, la EIPO decide declarar inválido el registro de la marca “YILI”, por el Sr. Wen Li, para todos los productos impugnados.

Santiago Nadal