Neumáticos con aroma de rosas, pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada, dardos con fragancia a cerveza,… Aunque lo pueda parecer, no se trata de ciencia ficción, estamos hablando de marcas.

El título de este artículo no es más que una pequeña licencia humorística para referirnos al contenido del mismo, que no es otro que las marcas olfativas.

Representación gráfica de una marca

En el ordenamiento español es requisito imprescindible que el signo sea susceptible de “representación gráfica“. En España, al igual que en la mayoría de países de la Unión Europea, este extremo configura un gran obstáculo para que existan las marcas olfativas.

La representación gráfica es toda “figura, imagen o idea puesta por escrito que sustituya a la realidad”. En consecuencia, para que una marca olfativa pueda acceder al registro, debería poder ser representada mediante alguno de los elementos indicados. En muchos países, no es exactamente así.

¿Qué pasa en otros países?

En algunos países pueden registrarse marcas olfativas (olores, aromas o fragancias), aunque no están exentos del debate sobre los posibles medios de representarlas.

Como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las marcas olfativas es necesario acreditar que la marca reúne los requisitos exigidos para ser registrada.

Los requisitos que ha de cumplir la marca olfativa, en Estados Unidos y en el Reino Unido, son:

1) Que el solicitante de la marca sea la única persona que comercializa los bienes marcados con dicha marca.

2) Que la fragancia no sea un atributo inherente o una característica natural de los bienes sino, por el contrario, una característica aportada por el solicitante de la marca.

3) Que el solicitante de la marca haya dado a conocer la marca olfativa en su publicidad.

4) Que el solicitante de la marca haya demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocerle como origen de dichos bienes.

En Australia se entiende que la capacidad que tiene un aroma para distinguir los bienes o servicios de una marca olfativa se evalúa empleando los mismos criterios que en el caso de cualquier otra marca, es decir, determinando si otros comerciantes querrían o necesitarían legítimamente utilizar el aroma en el desarrollo normal de su actividad comercial.

No obstante, no todos los tipos de aromas son aptos para distinguir. Entre ellos debemos destacar:

1) El aroma natural de un producto, por ejemplo los perfumes y aceites esenciales.

2) Los aromas de enmascaramiento, cuyo propósito es funcional y carecen de capacidad distintiva.

3) Los aromas que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, por ejemplo el aroma de limón en los productos de limpieza, utilizado para hacer el producto más agradable o atractivo.

Hay amplias diferencias entre las leyes de marcas en cuanto a los medios que se consideran admisibles para la representación gráfica de las marcas olfativas.

En la mayoría de los países se requiere algún tipo de representación gráfica de los signos olfativos. Sin embargo, ha resultado difícil determinar si una descripción por escrito puede satisfacer ese requisito.

Criterios Sieckmann

A raíz del caso Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent-und Markenamt (12.Dic.02), resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), se consideró la cuestión de si se satisfacían los requisitos de la representación gráfica de una marca olfativa al reproducir el olor por varios medios.

En concreto, se tuvieron en cuenta: 1) por medio de una fórmula química, 2) por medio de una descripción, 3) por medio del depósito de una muestra o, 4) por combinación de los anteriores.

El TJCE dictaminó, en lo que respecta a la fórmula química, que serían pocos quienes admitieran que una fórmula de ese tipo guarda relación con el olor que se pretende registrar. Puesto que una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia, no constituye una representación suficientemente clara y precisa de la marca. Asimismo, la propia descripción del olor tampoco es suficientemente clara, precisa y objetiva.  El depósito de una muestra del olor no constituye una representación gráfica y, además, carece de la estabilidad y durabilidad necesarias.

En base a lo anterior, se establecieron los siguientes criterios para la representación gráfica en el caso de la marca olfativa:

1) debe ser “precisa” a fin de definir la marca y de determinar el alcance de la protección

2) debe ser “clara” tanto para las autoridades como para el público

3) debe ser “completa, fácilmente accesible e inteligible” en el registro

4) debe ser “duradera” a lo largo del período de vigencia del registro

5) debe ser “objetiva” a fin de evitar cualquier duda en la identificación del signo.

Actualmente no existe ninguna clasificación de las fragancias aceptada internacionalmente con carácter general, que permita, como sucede con los códigos de colores internacionales o con la notación musical, identificar de un modo objetivo y preciso cada fragancia por medio de la atribución de un nombre o un código específicos.

Como consecuencia de los “criterios Sieckmann”, las marcas olfativas han dejado de ser admitidas para registro o son difíciles de registrar en varios países en los que anteriormente se admitía el registro de este tipo de marcas.

Doble rasero, ¿unanimidad de criterios?

Sin embargo, aquí debe contraponerse la Sentencia Shield Mark BV (27.Nov.03) del TJCE, que admite como fácilmente accesible un pentagrama, entendiendo que cumple el requisito de representación gráfica.

Entonces, simplemente con ánimo de avivar el debate, nos preguntamos: ¿Por qué no se puede considerar accesible la descripción de un olor en un idioma inteligible o mediante la representación de una formula química? Ambas son igualmente difíciles de interpretar y se expresan con el mismo nivel de claridad y precisión.

De hecho, existen especialistas en identificar y medir olores que darán (al igual que ocurre con los enólogos y el vino) descripciones claras, precisas y objetivas, quedando claro que los argumentos del TJCE para denegar el registro de una marca por carecer de representación gráfica son insuficientes.

Hoy en día, en que la sociedad moderna está en constante evolución e innovación, el derecho de Marcas deberá dar respuesta a los nuevos tipos de marcas, tales como las marcas olfativas (entre otras), pues redundará en beneficio de los operadores económicos y de los consumidores.

Jordi Farré